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    Quelle est l'utilité du contrat de licence de marque ?

    Gestion d'entreprise
    Captain Contrat
    LE
    4min

    Le contrat de licence de marque permet à un entrepreneur d’exploiter une marque qui n’est pas la sienne. Pour le propriétaire de la marque, titulaire du droit de propriété industrielle, il présente un avantage financier, il a l’intérêt de faire connaître son produit, et il en protège l’utilisation. Pour envisager un contrat de licence de marque, il convient de prendre quelques précautions quant aux clauses du contrat et de s’assurer que les parties soient bien protégées de l’éviction des tiers.

    1. Qu’est-ce qu’un contrat de licence de marque ?
    2. La différence du contrat de licence de marque avec un contrat de franchise et la concession de marque
    3. Les conditions pour établir un contrat de licence de marque
    4. Le contenu et les clauses d’un contrat de licence de marque
    5. Quelle est l’utilité du contrat de licence de marque ?

    Qu’est-ce qu’un contrat de licence de marque ?

    Contrat de licence de marque définition

    Par le contrat de licence de marque, le titulaire – le concédant - ; de la marque autorise un tiers, soit le licencié, à utiliser la marque pour sa propre activité, en totalité ou non, en exclusivité ou non, en l’échange d’une redevance – ou royalties - ou à titre gracieux. La redevance est soit :

    • proportionnelle au chiffre d’affaire réalisé par l’exploitation de la marque ;
    • forfaitaire c’est-à-dire un prix fixe payé de manière régulière à la façon d’un loyer ;
    • forfaitaire et proportionnelle au chiffre d’affaires.

    Le concédant peut aussi consentir la licence de marque au licencié à titre gratuit.

    Le contrat de licence de marque doit-il être écrit ?

    L'écrit pour un contrat de licence de marque n’est pas obligatoire : s’il peut être seulement oral, c’est-à-dire consensuel, il reste toutefois très conseillé de poser par écrit les clauses de l’accord. En effet, l’écrit présente l’avantage de prouver facilement l’existence de l’accord entre le concédant et le licencié ainsi que toutes les clauses spécifiques ayant pour objectif de protéger les parties quant à l’utilisation de la marque, les modalités de calcul du prix de la redevance, ect… Ainsi en cas de litige, le juge pourra se baser sur les clauses écrites et de vérifier leur bonne application par chacune des parties.

    C’est un contrat de type bail, régit par le Code civil et le Code de la propriété intellectuelle.

    La licence de marque concerne dans sa grande majorité les enseignes commerçantes, qui ont recourt aux contrats de distribution pour les commerces indépendant, comme la franchise ou la concession de marque pour se développer.

    La différence du contrat de licence de marque avec un contrat de franchise et la concession de marque

    La différence entre licence de marque et franchise

    Par rapport à la licence de marque, la franchise engage davantage les deux parties : le concédant doit fournir une enseigne, transmettre et former à un savoir-faire, assurer une assistance et, le plus souvent, une marque. Le licencié doit fournir un droit d’entrée, et, comme dans la licence de marque, des redevances. Ainsi, dans la plupart des contrats de franchise, on retrouve des clauses portant sur une licence d’utilisation de la marque du franchiseur par le franchisé. Dans le contrat de licence de marque, seule une licence est concédée au licencié, il n’y a pas de transmission de savoir-faire.

    Sans droits d’entrée, la licence de marque revient en général ; moins chère au licencié qu’un contrat de franchise. Elle laisse aussi plus de liberté dans le choix de l’aménagement du local de vente, dans la pratique commerciale... Le licencié garde toutefois quelques obligations vis-à-vis de la marque : respect de l’image, éléments de marketing... ; Sans obligation pour le concédant – à part de respecter les choix du licencié -, le licencié ne reçoit pas nécessairement d’assistance, ou de transmission de savoir-faire. C’est là la principale différence avec la franchise.

    La différence entre licence de marque et concession de marque

    La concession de marque se retrouve majoritairement dans le commerce automobile. Elle serait comme une franchise, sans transmission de savoir-faire. L’enseigne reste fournie, ainsi qu’une exclusivité territoriale : le concessionnaire garde le monopole de la marque sur une zone délimitée. Elle garde la liberté de la licence de marque dans les choix et les pratiques.

    Les conditions pour établir un contrat de licence de marque

    Chacune des deux parties doit être entrepreneur indépendant. Le concédant doit être titulaire d’un droit de propriété industrielle sur la marque. Le licencié peut être une personne physique ou morale.

    Une marque enregistrée à l’INPI

    La marque doit être juridiquement valide et enregistrée à l’INPI :

    • Elle doit être distinctive, ni générique, ni descriptive (la marque doit présenter un caractère original).
    • Elle doit être licite : Elle ne doit pas comporter des éléments pouvant tromper le public sur la nature du service ou du produit qu’elle désigne, elle doit être conforme aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
    • Elle doit être disponible (ne pas porter atteinte à des droits antérieurement acquis)

    Peut-on faire un contrat de licence avec une marque d’usage ?

    Au demeurant, une marque non enregistrée peut-elle faire l’objet d’un contrat de licence de marque ?

    Lorsqu’une marque n’est pas enregistrée à l’INPI, mais qu’elle répond aux critères de validité, on parle de marque d’usage. Pour être opposable aux tiers, c’est-à-dire empêcher les autres de se servir de la marque sans autorisation, la marque doit faire l’objet d’un enregistrement à l’INPI. C’est grâce à ce dépôt que son titulaire dispose de l’action en contrefaçon afin de se protéger contre un usage non autorisé de sa marque.
    Or, le contrat de licence de marque vise à protéger le concédant contre un usage abusif de la marque, mais surtout à donner le droit au licencié de s’en servir. Donc, si la marque n’a pas été enregistrée, le licencié n’aurait aucune raison de payer de redevance puisqu'il pourrait s’en servir gratuitement sans risquer d’être inquiété par une éventuelle action en contrefaçon. Il pourrait même envisager de déposer lui même la marque puis de l'exploiter à condition d’être disponible, c’est-à-dire ne pas entrer en conflit avec un droit antérieur autre que la marque (dénomination sociale, nom commercial, appellation d’origine…).
    Toutefois, ce raisonnement peut connaitre quelques tempéraments avec notamment l’action en concurrence déloyale ouverte aux entreprises victimes d’un comportement fautif de distorsion de concurrence.

    En tout état de cause, avant d’envisager de céder un droit de licence de marque, assurez-vous que la marque est bien enregistrée auprès de l’INPI.

    Le contenu et les clauses d’un contrat de licence de marque

    Sans obligation, il est conseillé de rédiger un contrat établissant les conditions de la licence de marque, pour un bon déroulement de la relation entre concédant et licencié. Offrant de nombreuses possibilités, la licence de marque exige un contrat rédigé avec soin, avec un maximum de précisions dans ses clauses.

    Les clauses générales du contrat de licence de marque

    Dans son contenu et ses clauses, le contrat doit :

    • identifier les parties,
    • désigner les droits accordés, ainsi que leur étendue : la licence peut être seulement partielle, en ne s’appliquant qu’à une catégorie de produits, de services...
    • poser le caractère exclusif ou non de l’accord : la clause d’approvisionnement exclusif impose au licencié de se fournir uniquement auprès du propriétaire,
    • délimiter la zone géographique – ou la zone de protection de la marque,
    • poser le calcul et le montant de la redevance,
    • poser les modalités de résiliation ou de renouvellement,
    • rappeler l’obligation des parties, avec par exemple une clause de transmission de savoir faire ou / et d’assistance,
    • poser la durée de l’accord.

    La durée du contrat de licence de marque peut être inférieure ou égale à la durée de protection de la marque : si elle doit être supérieure, le propriétaire de la marque doit renouveler son droit de propriété industrielle. Ainsi, une clause portant sur l’obligation pour le titulaire de la marque de renouveler la marque devra figurer dans le contrat écrit. En cas de non-respect, le licencié pourrait engager la responsabilité contractuelle du concédant pour obtenir réparation des préjudices en découlant.

    Quelques clauses spécifiques du contrat de licence de marque

    Il apparaît aussi primordial de faire figurer dans le contrat une clause de garantie de jouissance paisible de la marque (garantie d’éviction), où le concédant s’oblige à entamer toutes les actions légales possibles pour mettre fin aux troubles dont est victime le licencié dans le cadre de son exploitation paisible de la marque.

    Néanmoins, la clause d’éviction n’étant pas d’ordre public, le titulaire de la marque peut préférer ne pas endosser cette responsabilité voire d’insérer une clause suppressive de garantie. Dans ce cas, le titulaire de la licence ne garantit pas le licencié contre les agissements des tiers (sauf en cas de mauvaise foi avérée), il reste cependant responsable de ses agissements personnels (principe d’ordre public).

    De même, il est aussi possible de protéger le licencié contre la concurrence du titulaire de la marque en faisant figurer une clause d’exclusivité territoriale dans le contrat de licence de marque (on pourra alors parler de concession de marque). Souvent utilisée dans les contrats de distribution, cette clause interdit le titulaire de la marque de l’exploiter dans une zone géographique définie au profit exclusif du licencié.

    L’obligation d’inscription du contrat de licence de marque auprès de l’INPI

    Les actes affectant la vie (transmission ou modification) de la marque doivent faire l’objet d’une inscription à l’INPI pour être opposables aux tiers (article L714-7 du code de la propriété intellectuelle).

    Dès lors que vous envisagez un contrat de licence de marque, il est important que l’une des parties se charge de l’inscription du contrat de licence de marque.

    L’inscription du contrat de licence est particulièrement importante dans le cas où la marque faisant déjà l’objet d’une licence venait à être cédée en totalité à un tiers via un contrat de cession de marque. Le nouveau propriétaire pourrait nier l’existence de la licence. En effet, l’absence d’inscription ne lui aurait pas rendu le contrat de licence antérieurement conclu opposable.

    Remarque : Le contrat de licence de marque peut faire figurer une clause stipulant les modalités d’inscription et le cocontractant tenu par cette obligation. En cas de défaut de la partie visée, le cocontractant disposera d’une action en responsabilité contractuelle afin d’obtenir la réparation de son préjudice né de l’inopposabilité du contrat de licence de marque aux tiers.

    Le contrat de licence de marque

    Quelle est l’utilité du contrat de licence de marque ?

    L’importance du contrat de licence de marque

    Le contrat de licence de marque à lui-même son utilité pour le propriétaire, titulaire d’un droit de propriété industrielle : il protège l’utilisation et l’exploitation du produit ou du service déposé.

    Le contrat de licence de marque prend d’autant plus d’importance qu’il est bien rédigé : par la précision des clauses, le propriétaire de la marque peut garder le contrôle sur son produit, en posant au clair toutes les conditions de son utilisation.

    Les avantages pour le propriétaire de la marque

    Pour le propriétaire, les avantages de la licence de marque se trouvent dans le profit économique et financier qu’il va pouvoir tirer de la location de sa marque, sans passer par tout ce qu’implique son exploitation : investissement et mise en place des infrastructures nécessaires, gestion des relations commerciales... Il réalise une économie de temps et d’argent non négligeable.

    C’est également un bon moyen de faire connaître son produit, et de le tester sur le marché, ou encore de relancer des ventes.

    L’utilité pour le licencié

    En louant une marque, l’entrepreneur licencié va pouvoir profiter de la renommée de cette dernière. Il est alors préférable que la marque soit commercialement forte, pour que l’accord de licence de marque soit avantageux pour le licencié. Nombre d’entrepreneurs utilisent le contrat de licence de marque pour lancer leur commerce ou leur activité de service : ils profitent de la renommée de la marque pour augmenter les ventes.

    Le contrat de licence est l’un des modèles de commerce associé le plus libre : pour rester avantageux, le contrat qui en précise les conditions doit être précis dans ses clauses et ses mentions. Il ne faut rien oublier !

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      A propos de Lucie

      Titulaire d'un MS Entrepreneurs et d'un M2 en droit de la propriété intellectuelle, Lucie est passionnée par l'innovation mise au service du juridique.

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