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Comment protéger sa marque à l’international ?

Je dépose ma marque
Je dépose ma marque

Une marque véhicule l’image d’une entreprise. Dans ce sens, il est important de protéger sa marque. En effet, au fur et à mesure du développement d'une entreprise, l’entrepreneur peut ressentir à un moment, l’envie d’étendre ses activités à d’autres pays étrangers. Apparaît alors la nécessité de protéger sa marque à l’international. L’objectif est de réserver la marque dans les pays étrangers en vue d’en avoir l’exclusivité d’exploitation. Alors comment peut-on réussir à protéger sa marque à l’international ? Nous vous donnons quelques conseils.

 

 

Identification préalable des marchés stratégiques

 

Avant d’entreprendre les démarches de la protection à l’international, il est important d’identifier les marchés étrangers stratégiques. Nous pouvons catégoriser ces marchés en trois catégories : les marchés de premier ordre, ceux de la concurrence et ceux de contrefaçon.
Par marchés de premier ordre, il faut entendre les pays où l’entreprise projette d’installer des filiales, de fabriquer ses produits ou de les commercialiser, si elle ne le fait pas déjà. Les marchés de la concurrence, quant à eux, désignent les pays dans lesquels sont installés les concurrents directs. Comme vous le savez, lorsqu’une entreprise connait un succès commercial, elle éveille indubitablement l’attention de la concurrence. Il est donc très utile de procéder à la protection anticipative pour dissuader les compétiteurs de tout usage illicite. Le marché de contrefaçon désigne les pays à haut risque de contrefaçon. Lorsqu’ils sont identifiés, il est idéal de protéger dans sa marque dans ces pays également.

 

Démarches de protection à l’étranger

 

Sans enregistrement, il n’y a pas de droit. Lorsque vous décidez de protéger votre marque, vous devez donc faire son dépôt auprès d’organismes spécialisés. Nous évoquons ici, trois voies de protection : la voie nationale, la voie régionale et la voie internationale.

La voie nationale

Elle consiste à déposer directement la marque dans les pays choisis, auprès des autorités nationales compétentes. Il faut donc multiplier les dépôts et se conformer aux exigences de chaque pays. Ce type de dépôt est opportun par exemple lorsque vous ne désirez faire la protection que dans un pays ou deux.

La voie régionale

Ici, il s’agit de faire des dépôts de la marque auprès d’Offices régionaux qui vont vous permettre d’obtenir sa protection dans plusieurs pays simultanément. Prenons par exemple le cas de l’Union européenne (UE).
Si vous désirez obtenir la protection de votre marque dans l’UE, vous effectuez un dépôt unique auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO). On parle de dépôt Marque de l’Union Européenne (MUE), anciennement appelé dépôt communautaire. Ce seul dépôt vous permettra de protéger votre marque pendant 10 ans renouvelables dans les 28 États membres de l’Union Européenne. Il s’agit d’une option relativement flexible en ce sens que l’entreprise n’a pas besoin de commencer par un dépôt français. Toutefois, le dépôt français est bénéfique (si vous êtes en France) en ce sens qu’il ouvre un droit de priorité — par exemple lorsque l’entrepreneur veut encore réfléchir à l’extension de son entreprise — pour étendre la protection à l’étranger.
En effet, dans l’UE, la protection des marques se fait également en vertu de la Convention de Paris. Cette convention prévoit pour les marques., un droit de priorité qui signifie que sur la base d’une première demande de protection de marque, régulièrement déposée dans l’un des pays membres de l’union, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtention de la protection dans n’importe quel autre État contractant. Dès lors, on considérera ces demandes ultérieures comme ayant été déposées à la même date que la première demande. Autrement dit, lorsque vous déposez votre marque dans un pays signataire de la Convention — ou même de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) — la loi vous donne six mois pour étendre la protection. Et pendant ce délai, si une autre personne réalisait un dépôt, cela ne pourra vous être opposé.

La voie internationale

La protection internationale des marques se fait dans le cadre du « système de Madrid». Ce dernier simplifie de façon considérable, la procédure de dépôt de marque dans un maximum de 114 Etats signataires. En vertu dudit système, le dépôt marque international produit les mêmes effets qu’une demande déposée dans un État choisi par le déposant. Le principe est donc le même que dans le cas de la convention de Paris. Sauf qu’ici, le déposant ne bénéficiera pas d’un titre unique, mais d’autant de marques que de pays désignés.
En réalité, l’entrepreneur désireux de protéger sa marque dépose une demande d’enregistrement unique auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Ensuite, cette dernière va se charger de transmettre la demande à chaque pays visé par le déposant. Ces pays vont procéder à l’examen de la demande en fonction de leur propre droit. Il est donc possible que la demande soit rejetée pour un pays lorsqu’il existe dans ce dernier des droits antérieurs pour la marque. En revanche, lorsqu’elle est acceptée, la marque sera protégée pour 10 ans, renouvelable autant de fois que vous le désirez. Toutefois, vous devez noter que si vous partez d’un dépôt français pour faire la demande de protection internationale, la marque internationale sera liée pendant 5 ans à votre marque française. Alors si, pendant ce délai, celle-ci venait à ne plus produire d’effet, la marque internationale cessera également d’en produire et sera radiée.
En résumé, il faut retenir que la protection d’une marque à l’international peut se faire de différentes manières. Lorsque le déposant ne vise qu’un pays ou deux, il peut faire directement le dépôt dans ces pays. Mais quand plusieurs pays sont visés, la demande peut se faire par le biais d’Offices régionaux permettant d’obtenir la protection dans plusieurs Etats en même temps. Cette protection se fait en vertu de la Convention de Paris pour l’UE ou encore du système de Madrid. Toutefois, si vous êtes en France, vous devez effectuer au préalable un dépôt français et veiller à ce que votre marque soit valide pendant au moins 5 ans afin d’éviter dans certains cas, que la marque internationale soit invalidée.
Par ailleurs, notez qu’il est important de toujours vérifier la disponibilité d’une marque dans un État avant de faire sa demande.

 

Amélie Gautier
Écrit par Amélie Gautier
Diplômée d'un Master II en droit des affaires de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en Yvelines, Amélie est responsable du contenu juridique de Captain Contrat depuis 2017.
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