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Dépôt de marque par un avocat : ne prenez aucun risques

Sofia El Allaki
Sofia El Allaki Diplômée d'un Master II en Droit des affaires Relu par Pierre-Florian Dumez, Diplômé en droit

Dans le cadre du développement de votre activité, vous souhaitez déposer une marque et pouvoir l’exploiter librement pendant une durée de dix ans.

La procédure de dépôt en ligne mise à disposition par les différents offices de marque (INPI et EUIPO) semble, a priori, faciliter le dépôt de votre marque.

Alors pourquoi opter pour un dépôt de marque par un avocat ? Etre assisté par un avocat pour la préparation et le suivi du dépôt vous permettra d’éviter, ou à tout le moins de limiter, les risques liés au dépôt et de sécuriser l’enregistrement de votre marque.

 

 

Avant le dépôt de marque : Vérifier l'existence de droits antérieurs

 

Avant de déposer une marque, vous devez veiller à ne pas porter atteinte à des titulaires de droits antérieurs protégés, tels que marques, dénominations sociales, noms de domaine, appellations d’origine, etc.

A défaut, vous risquez une procédure d’opposition à l’enregistrement de votre marque ou une procédure de contrefaçon de marque et/ou concurrence déloyale.

En outre, votre marque doit présenter un caractère suffisamment distinctif au regard des produits et services qu’elle désigne, faute de quoi elle ne pourra pas être enregistrée.

A cet égard, l’avocat dispose de compétences essentielles pour procéder à ces vérifications préalables, vous faire part de son analyse et vous conseiller au mieux dans le cas où il existe des antériorités susceptibles de faire échec au dépôt et/ou à l’enregistrement de votre marque.

 

Recours à un avocat pour la Préparation du libellé des classes de produits et services 

 

La protection de votre marque dépend directement du libellé des classes de produits et services. En effet, vous ne bénéficierez de la protection de votre marque que pour les produits et services qu’elle désignera.

Le choix des classes peut s’avérer difficile en fonction de votre activité, et de l’évolution de celle-ci. Une fois ce choix effectué, il convient de rédiger les libellés de chacune des classes, c’est-à-dire la liste des produits et services figurant au sein de celles-ci. La rédaction de ce libellé est déterminante pour le déposant et le recours à un avocat s’avère stratégique car il permet une rédaction « sur-mesure » et une protection efficace de votre marque. En effet, le libellé des classes doit être suffisamment précis pour couvrir l’ensemble des activités du déposant, et envisager les activités futures, sans pour autant être trop ciblé au risque de limiter la protection de votre marque.

En outre, certains produits et services sont difficiles à classer car ils ne figurent pas clairement dans la classification de Nice. Le professionnel devra alors rechercher des produits et services qui s’y rapprochent et les rédiger de manière à ce que l’examinateur de l’office des marques l’accepte sans procéder à une notification d’irrégularité.

 

 

La gestion des procédures postérieures au dépôt de marque

 

La procédure d’enregistrement d’une marque peut être interrompue par plusieurs incidents pour lesquels l’assistance d’un avocat s’avère essentielle.

Tout d’abord, vous pouvez être destinataire de notifications d’irrégularité dans lesquelles l’office des marques vous demande de préciser la rédaction de certains libellés de produits et services. L’avocat vous aidera à répondre convenablement et en temps utile à l’office.

Ensuite, un tiers a la possibilité de s’opposer à l’enregistrement de votre marque s’il considère que celle-ci est identique ou similaire à sa marque antérieure. L’avocat vous accompagnera dans la rédaction et la communication d’un argumentaire détaillé pour contester l’existence d’un risque de confusion entre les signes.

Enfin, l’avocat vous assistera dans le cadre d’une surveillance de marques et pour les procédures de renouvellement.

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Sofia El Allaki
Ecrit par Sofia El Allaki

Diplômée d'un Master II en Droit des affaires de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sofia a travaillé en cabinet d'avocats et en Maison d'édition juridique. Après avoir développé sa plume et ses compétences en édito, elle rejoint une agence de production de contenus parisienne en tant que Content manager senior, puis Account manager director. Aujourd'hui, elle est responsable contenu.

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