Dépôt de marque à l’INPI sans avocat : quels sont les risques ?

Afin de devenir propriétaire exclusif d’une marque, vous souhaitez effectuer un dépôt de marque auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)?

Vous êtes désireux de mener à bien ce dépôt pour acquérir un droit exclusif sur la marque, en évitant tout risque de confusion dans l’esprit du public, tout rejet de votre projet de dépôt, d’oppositions futures ou de poursuites judiciaires pour contrefaçon?

L’appel à un conseil en propriété industrielle ou à un avocat spécialisé en propriété industrielle peut alors s’avérer indispensable afin de sécuriser votre dépôt de marque et d'interdire à toute personne physique ou morale d'utiliser votre signe dans les secteurs d'activité protégés, tout en vous assurant de ne pas être, indépendamment de votre volonté, dans la position d’un contrefacteur.

Dans cette fiche pratique vous seront en premier lieu présentés l’importance du dépôt de marque (ainsi que ses intérêts concrets pour le titulaire de la marque), puis dans un second temps, le rôle primordial d’un expert en la matière (notamment d’un avocat ou un conseil en propriété industrielle) à travers l’étude des risques encourus par un dépôt sans l’aide d’un professionnel.

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L'importance de déposer sa marque

Quelles protections cela apporte-t-il?

Elément central de la stratégie industrielle et commerciale d’une entreprise, la marque permet de représenter celle-ci, ce qui explique son importance.

Par définition, il s’agit du signe que va choisir l’entreprise afin qu’il puisse permettre à sa clientèle de distinguer ses produits ou services des produits ou services des entreprises concurrentes. Lorsqu’un individu ou une entreprise a procédé à la création d’une marque, il est d’usage de la déposer auprès d’un organisme gestionnaire national ou international si on souhaite en détenir et protéger les droits d’exploitation.

Pour une marque française, ce dépôt de marque se fait auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Un dépôt de marque n’a pas vocation à protéger un nom de manière générale, mais un nom relatif à des produits et/ou des services. Le système de protection des marques est donc organisé en secteurs qu’on appelle des classes.

Il vous appartient tout d’abord d’identifier les produits et/ou services pour lesquels vous déposez une marque ; ensuite, vous devez les ordonner en fonction de la classification internationale et, enfin, les mentionner sur le formulaire de dépôt de marque.

Légalement, c’est uniquement une fois ce dépôt effectué qu’une personne physique ou morale, titulaire d’une marque, devient titulaire du monopole de l’exploitation de cette marque (interdisant aux tiers de reproduire, modifier ou supprimer la marque sans autorisation) Le dépôt permet donc principalement d’en devenir le propriétaire exclusif et d’éviter que des concurrents l’utilisent ou la détournent tout en constituant une protection efficace des produits et services vendus. 

Ce monopole d’exploitation joue sur le territoire français pour 10 ans, et est renouvelable indéfiniment.

Ce dépôt permet aussi le recours à la justice, en poursuivant un tiers qui imite ou s’approprie cette marque (contrefacteur).

Seuls les avocats et les conseils en propriété industrielle connaissent bien les démarches permettant d’éviter tout risque ultérieur

Le coût de la demande d’enregistrement d’une marque est de 190 euros pour une classe de produits ou services. Il convient d'ajouter, à ce prix initial, 40 euros par classe supplémentaire.  

A ces sommes, il est important voire indispensable d’ajouter des frais de vérifications juridiques effectuées par un expert, avocat spécialisé en propriété industrielle ou conseil en propriété industrielle. en effet, l’avocat ou le conseil en propriété industrielle sera en mesure d’effectuer un dépôt en bonne et due forme, d’établir une analyse complète et approfondie du dossier dans le but de proposer un choix optimal des classes et rédiger un libellé spécifique pour chacune des classes concernées.

Il pourra vous orienter sur certains points primordiaux comme le fait de savoir si le projet de nom de marque est suffisamment distinctif au regard du droit des marques, si une marque similaire (ou par exemple un logo semblable) est un obstacle ou non à votre projet de nom ou encore sur la présentation des classes de produits et services dont relève votre activité.

De plus, en cas de litige, une marque déposée avec soin suite aux conseils d’avocats sera mieux protégée et permettra même à son titulaire d’externaliser toute responsabilité liée au dépôt en dehors de son entreprise.

Dans le cas où le titulaire d’une marque ne fait pas appel à un avocat ou à un conseil en propriété industrielle concernant ce dépôt, ce dernier ne sera pas sûr d’avoir choisi un nom de marque adéquat, respectueux des conditions de fond selon lesquelles le signe choisi doit être distinct du produit, licite et surtout disponible (le signe ne doit déjà pas être utilisé par quelqu’un d’autre).

Le recours à un expert permet d’éviter tout risque d’opposition au dépôt de la marque ainsi que toute action en contrefaçon par le titulaire.

Enfin, même si le titulaire de la marque dispose de la possibilité de retirer sa marque à tout moment une fois son dépôt effectué, les taxes payées à l’INPI lors du dépôt ne sont pas remboursées, ainsi, s’il venait à changer d’avis plus tard, il faudrait procéder à un deuxième dépôt pour le nouveau nom, ce qui souligne une fois de plus la nécessité de l’appel à un avocat ou à un conseil en propriété industrielle pour éviter cette situation.

Exemple de risques encourus par le créateur de la marque

Le risque principal encouru par le titulaire de la marque est le risque de contrefaçon par rapport à une marque antérieurement déposée, c’est à dire le risque qu’un tiers ne s’approprie cette marque. Cela peut concerner un nom mais aussi un logo, un jingle ou tout autre signe au sens général du terme.

Dans ce cas, le titulaire peut assigner le tiers en contrefaçon de sa marque qui correspond à la fois à une faute civile et pénale. La loi de 2007 a élevé le seuil de dommages et intérêts pour la contrefaçon avec la mise en place d’une réparation intégrale, en ne prenant plus en compte le préjudice subi par la victime, mais les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

Les principales sanctions civiles seront l’interdiction d’utilisation du signe, la saisie des objets contrefaits, le versement de dommages et intérêts en cas de préjudice du titulaire ainsi que des peines complémentaires telles que la publication du jugement.

Les principales sanctions pénales sont l’emprisonnement jusqu'à 5 ans et/ou une amende de 300000 voire 500000 euros ainsi que des peines complémentaires telles que la fermeture temporaire ou définitive, la dissolution de la personne morale, l’interdiction à titre définitif ou temporaire d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles, le placement temporaire sous surveillance judiciaire, l’exclusion des marchés publics, la confiscation des produits, etc.

Ainsi, si l’enregistrement est accepté, puis que la marque est utilisée, elle risque d’être totalement supprimée même après plusieurs années d’exploitation, d’où la prudence imposée quant au choix de la marque et le nécessaire recours à un avocat ou à un conseil en propriété industrielle.

Exemple de procédure à confier à un avocat ou à un conseil en propriété industrielle

La recherche d’antériorité n’est pas suffisante et complète via le formulaire en ligne sur le site de l’INPI

Le dépôt d'une marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs: enregistrer un signe renvoyant à une marque antérieurement déposée et/ou déjà utilisée par une entreprise dans le même domaine est interdit, car cela entraine un risque important de confusion dans l'esprit du public.

Pour remédier à ce risque de confusion et de rejet ou d’opposition à un dépôt de marque qui pourrait conduire à des poursuites judiciaires pour contrefaçon une fois la marque déposée, il est nécessaire d’établir une recherche d’antériorité préalablement au dépôt.

Cette recherche vise à s’assurer que la marque choisie respecte bien toutes les conditions de fond, notamment la disponibilité du signe choisi, ou autrement dit que le choix ne se porte pas sur une marque antérieurement déposée.

Pour que cette procédure soit complète, il est vivement conseillé de consultertout d’abord la base de données qui se trouve sur le site de l’INPI

Toutefois, ce formulaire en ligne n’étant pas complet, il sera préférable de faire par la suite appel à un avocat ou à un conseil en propriété industrielle afin d’effectuer une recherche plus approfondie et minutieuse de similarités.

En effet, seuls les experts en propriété industrielle (Conseils en Propriété Industrielle ou avocats spécialisés en propriété intellectuelle) peuvent mener à bien une recherche d’antériorité avec par exemple non seulement une recherche/vérification à l’identique («recherche de première approche») mais aussi une recherche par similitude orthographique («Leerdammer» et «Meerlander»), phonétique («5/5» et «5 sur 5», «Blue Team» et «Blue Tim») ou intellectuelle s’il existe un risque de confusion pour le public («Coup de cœur» et «Coup de foudre»).

Captain Contrat vous accompagne dans le dépôt de votre marque.