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Contrefaçon de marque : comment se protéger ?

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Me Arthur Benchetrit
Écrit par Me Arthur Benchetrit
Arthur Benchetrit intervient en conseil et en contentieux dans tous les domaines du droit des affaires. Il est reconnu pour son expertise et son savoir-faire en propriété intellectuelle et en droit des contrats auprès d’une clientèle française et internationale. Il dispose d'un savoir-faire important en technique contractuelle et négociation. Il conseille aussi ses clients en droit commercial, notamment dans le cadre de contentieux et pré-contentieux.
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Vous êtes dirigeant d’entreprise et vous vous interrogez sur les moyens de protéger votre marque ? Qu’est-ce que la contrefaçon de marque ? Comment s’en prémunir et comment agir ? 

En 2016, les douanes françaises ont saisi l’équivalent de 9,2 millions d’articles contrefaisants. La contrefaçon concerne désormais tous les produits du quotidien et ne se limite plus seulement au domaine du luxe. Les pertes financières qui en résultent sont colossales. 

Me Arthur Benchetrit, avocat spécialisé en propriété intellectuelle, décrypte pour vous le sujet de la contrefaçon de marque. 

 
✍️ En résumé
  • La contrefaçon de marque correspond à l’imitation ou l’usage total ou partiel d’une marque par une personne autre que son titulaire et sans son autorisation. La contrefaçon a pour objectif de tromper le consommateur en lui faisant croire que le produit ou le service qu’il achète provient d’une entreprise spécifique, alors que que le produit ou le service provient en réalité d’une entreprise usurpatrice. 
  • Il est très important d’empêcher les actes de contrefaçon visant votre marque afin d’empêcher les contrefacteurs de tirer indûment profit de votre succès, de votre notoriété et des investissements que vous avez réalisé pour cela. 
  • Pour se protéger des actes de contrefaçon, le plus important est de bien protéger vos droits de propriété intellectuelle avec des enregistrements de marques correctement réalisés. 
  • Si vous constatez des actes de contrefaçon à l’égard de votre marque, il vous est vivement conseillé de faire appel à un avocat spécialisé qui saura vous accompagner dans la défense de vos droits (courrier de mise en demeure, action en contrefaçon…). 
  • De même, pour éviter d’être contrefacteur, il est nécessaire de bien anticiper le choix de votre marque et de faire réaliser un rapport d’antériorité par un professionnel de la propriété intellectuelle. 


1. Rappel : qu’est ce que la contrefaçon de marque ? 


La contrefaçon de marque correspond à l’imitation ou l’usage total ou partiel d’une marque par une personne autre que son titulaire et sans son autorisation. Ainsi, la reproduction d’une marque déjà enregistrée pour désigner un produit ou un service sans l’accord de son propriétaire est un acte de contrefaçon, de même que la détention ou la vente de produits comportant une marque contrefaisante. 

La contrefaçon de marque est donc une atteinte aux droits de propriété intellectuelle attribués à son titulaire à partir de son enregistrement. Pour rappel, les dépôts de marques se font à l’INPI pour les marques françaises et à l’EUIPO pour les marques communautaires, valables sur tout le territoire de l’Union européenne. 

La contrefaçon a pour objectif de tromper le consommateur en lui faisant croire que le produit ou le service qu’il achète provient d’une entreprise spécifique, alors que le produit ou le service provient en réalité d’une entreprise usurpatrice. 


2. Pourquoi se protéger de la contrefaçon de sa marque ? 


Il est très important de se protéger des atteintes à vos droits de propriété intellectuelle, et notamment aux actes de contrefaçon qui visent votre marque. Les contrefacteurs ont pour objectif de s’approprier le succès et la notoriété d’entreprises déjà présentes sur le marché et disposant de leur propre clientèle. Ils cherchent à tirer indûment profit des investissements réalisés par les entreprises. De plus, la lutte contre la contrefaçon est motivée par des objectifs tenant à l’ordre public et à la sécurité des consommateurs puisque les bénéfices tirés des actes de contrefaçon servent le plus souvent à financer d’autres activités illicites. 


Par ailleurs, le fait de ne pas se protéger des actes de contrefaçon visant vos droits de propriété intellectuelle a pour conséquence de faire perdre à votre marque sa singularité, son caractère distinctif, qui la différencie des produits et services provenant d’autres entreprises. In fine, cela revient à lui faire perdre sa fonction de marque. En effet, la marque a un objectif concret qui est celui de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre. C’est cet objectif et cette fonction qui est directement touchée lorsque sont commis des actes de contrefaçon. 



3. Comment se protéger de la contrefaçon ? 


Pour se protéger des actes de contrefaçon, il est d’abord fondamental de bien protéger vos droits de propriété intellectuelle. Pour ce faire, il est vivement conseillé de faire appel à un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle qui saura vous accompagner sur vos dépôts de marques

A ce titre, il convient de choisir une marque disponible, distinctive, non descriptive et non contraire aux bonnes mœurs

Ainsi, le signe doit être suffisamment distinctif, c’est-à-dire qui puisse se distinguer des autres signes utilisés dans votre domaine d’activité. Le signe que vous choisirez ne doit pas être descriptif des produits et services que vous commercialisez. Dans le doute, il peut être intéressant de développer un logo ou une identité graphique marquée qui saura vous différencier de vos concurrents. 

Pour vérifier la disponibilité de votre marque, vous devrez réaliser une recherche de disponibilité : recherche d’antériorité et recherche de similarité. Cette étape peut s’avérer complexe, notamment dans l’analyse et l’interprétation des résultats.Il convient d’être en mesure de déterminer si votre marque s’éloigne suffisamment d’une marque déjà existante pour ne pas créer de confusion aux yeux des consommateurs. A ce stade, l’accompagnement d’un professionnel est plus que recommandé. 

Cette recherche permet de protéger la marque que vous souhaitez déposer, et vous permettra également d’éviter de vous rendre vous-même contrefacteur à votre insu, en exerçant une activité sous une marque déjà utilisée avant vous. 

Ensuite, il convient de bien choisir les classes de produits et services que vous choisirez d’associer à votre signe dans votre dépôt de marque. Les différentes classes de produits et services se retrouvent au sein de la classification de Nice. Ce choix ne doit pas être trop restrictif au risque de voir votre activité protégée que partiellement, ni trop large au risque de voir votre demande rejetée par l’INPI. 

Une fois votre marque enregistrée, sa distinctivité vous permettra de bien identifier les éventuels actes contrefaisants qui pourraient être réalisés. De plus, réaliser une bonne communication de vos droits de propriété intellectuelle pourra dissuader d’éventuels contrefacteurs. 


4. Comment repérer une contrefaçon ?


Pour repérer les contrefaçons qui pourraient atteindre votre marque, il est important de garder un œil sur le marché concurrentiel dans lequel vous exercez. Ainsi, vous pourrez vous rendre rapidement compte des entreprises ou personnes souhaitant profiter indûment de votre notoriété et de votre succès. 

Ainsi, si vous disposez d’un commerce dans un quartier par exemple, il est important d’observer ceux qui s’installent autour de vous et de vérifier que vos droits n’ont pas été usurpés. De plus, un repérage sur les réseaux sociaux et sur internet peut s’avérer être un bon outil pour repérer les contrefacteurs. 

Enfin, une fois votre marque enregistrée, vous serez informé par l’INPI ou l’EUIPO des dépôts de marques qui sont susceptibles d’entretenir une confusion avec votre marque. Il sera dans ces cas important de manifester votre opposition à l’enregistrement lorsque nécessaire. La surveillance de marque ne doit pas être négligée. 


5.  Que faire en cas de contrefaçon ? Comment faire valoir ses droits ?

 

Si vous avez repéré une contrefaçon de votre marque, il vous faudra faire valoir vos droits afin de conserver votre exclusivité sur celle-ci. Pour ce faire, le meilleur moyen est de prendre contact avec un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle qui saura vous conseiller et vous accompagner dans la défense de vos droits. 

D’abord, une lettre de mise en demeure de cessation des actes de contrefaçon doit être envoyée à la personne ou l’entreprise responsable. Ensuite, si les actes ne cessent pas, il conviendra de faire une action en contrefaçon devant les juridictions civiles et/ou pénales, selon les cas. 

C’est également là que l'importance de la qualité de l’enregistrement de vos droits de propriété intellectuelle se fera sentir puisque cela vous permettra de vous défendre efficacement contre des contrefacteurs. 


6. Comment éviter de devenir contrefacteur ? 


Pour éviter d’être contrefacteur, il convient de bien s’informer sur le marché concurrentiel du domaine dans lequel vous exercez. Vous devrez également bien vous informer des droits antérieurs avant de déposer votre propre marque ou de commercialiser vos premiers produits. 

Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser une étude approfondie des droits antérieurs similaires ou identiques s’agissant non seulement des marques déjà existantes, mais aussi des noms commerciaux, noms de domaines et œuvre de l’esprit. 

Les avocats spécialisés sauront réaliser pour vous une recherche d’antériorité qui vous permettra d’obtenir ou non le feu vert pour le dépôt de votre marque, compte tenu de l’ensemble des droits antérieurs avec lesquels vous pourrez entretenir une confusion.

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