Pourquoi surveiller sa marque ?

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La surveillance de marque est une pratique encore peu utilisée par les titulaires de marque(s), elle reste pourtant la seule solution afin de s’assurer qu’aucun tiers ne dépose un signe identique ou similaire à sa marque. 

Marina Taib L'auteur - Me Marina Taïb, fondatrice du cabinet Marli, est spécialisée en Droit de la propriété intellectuelle et assiste les clients en matière de protection des signes distinctifs (marque, nom commercial, nom de domaine, etc.), rédige leurs contrats et les représente dans le cadre de procédures d'opposition et procédures contentieuses devant les juridictions nationales et communautaires.

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Une surveillance de marque qui pèse sur le titulaire

Contrairement à certains offices d’autres pays, l’INPI n’effectue pas de recherche d’antériorités, préalablement à l’enregistrement des marques.

En effet, il n’appartient pas à l’examinateur de vérifier qu’une marque est disponible. L’INPI se limite à s’assurer que la marque est distinctive, qu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs et que les produits et services visés sont inscrits dans les bonnes classes et constituent un libellé conforme aux pratiques de l’office.

Ceci a pour conséquence que des marques postérieures identiques ou très proches à celle qui est déposée par une entreprise puissent être enregistrées, sans que l’entreprise n’en soit informée et, par conséquent, sans qu’elle ne soit en mesure de former une opposition dans les délais impartis.

En ce sens, il est tout à fait possible qu’une marque identique ou similaire à une marque antérieure soit enregistrée par l’INPI, sans que le titulaire de la marque antérieure soit averti de ce dépôt.

En France, il appartient donc au titulaire de s’assurer qu’aucun tiers ne puisse porter atteinte à ses droits et ainsi à surveiller les dépôts postérieurs à l’enregistrement de sa marque qui seraient identiques ou similaires à celle-ci et qui viseraient des produits et/ou services similaires.

L’intérêt de mettre en place une surveillance de marque

La marque est un élément distinctif majeur de l’entreprise. Si l’entreprise souhaite maintenir son avantage concurrentiel et les investissements publicitaires et de marketing faits sur la marque, il est impératif qu’elle la surveille.

En effet, l’usage non autorisé d’une marque concurrente affaiblit considérablement l’exclusivité du droit privatif que confère l’enregistrement d’une marque à son titulaire.

Le titulaire qui ne surveille pas sa marque et qui ne se soucie pas des dépôts postérieurs, s’expose à ce que l’un de ses concurrents profite indûment de ses efforts commerciaux et de la possible renommée de sa marque pour détourner la clientèle qui y est attachée.

Ce préjudice est d’autant plus avéré lorsqu’il existe un réel risque de confusion entre les signes et que l’entreprise concurrente commercialise des produits et services de moindre qualité, si bien que le titulaire de la marque antérieure voit sa marque se dévaloriser.

Il est également important de surveiller sa marque afin de pouvoir être averti des marques gênantes déposées et de pouvoir s’y opposer dans le délai imparti. Le délai d’opposition est de 2 mois à compter du dépôt pour les marques françaises et de 3 mois à compter du dépôt pour les marques de l’Union Européenne.

Une fois le délai d’opposition prescrit, le titulaire de la marque antérieure est contraint d’agir devant les tribunaux, ce qui engendre une procédure longue et onéreuse.

Le fait de ne pas surveiller sa marque a également pour incidence d’exposer le titulaire à un risque juridique, appelé la forclusion par tolérance.

En effet, le droit des marques français prescrit par 5 ans l’action du titulaire de la marque antérieure qui a eu connaissance de la marque postérieure mais qui est resté inactif.

Passé ce délai, le titulaire resté inactif, perd son droit d’agir en contrefaçon ou en nullité́ à l’encontre de la marque postérieure.

 

 
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Comment surveiller sa marque ?

L’INPI propose un service annuel via sa base de données de marques. Celui-ci reste toutefois onéreux et se limite à la signalisation des marques sans aucune analyse.  Or il est important de pouvoir apprécier les chances de succès d’une éventuelle opposition avant de s’engager dans une procédure qui pourrait s’avérer inutile. 

Une telle analyse opérée par un conseil permet d’apprécier réellement la similarité entre les signes et entre les produits et services et d’apprécier s’il existe un réel risque de confusion. C’est pourquoi, il est vivement conseillé, pour surveiller sa marque, de recourir à un conseil spécialiséCelui-ci se chargera lui-même de mettre en place ladite surveillance et vous avertira de toutes les marques relevées susceptibles de créer une confusion avec la vôtre. 

Il procédera à une estimation des chances de succès d’une éventuelle opposition et vous conseillera sur la manière dont il convient d’aborder le titulaire de la marque relevée. 

Il se chargera de l’envoi éventuel du courrier de mise en demeure et vous représentera s’il y a lieu de négocier avec le titulaire de la demande d’enregistrement afin que celui-ci retire sa marque ou une partie des produits et/ou services litigieux.

Que se passe-t-il lorsque la surveillance de marque révèle une marque identique ou similaire à une marque antérieure ?

Lorsque l’on a mis en place une surveillance de marque, le titulaire est généralement averti du dépôt litigieux dans un délai suffisamment long pour prendre les dispositions nécessaires à la préservation de ses droits et de ses intérêts. Préalablement à toute action, il est généralement conseillé d’adresser un courrier de mise en demeure au titulaire de la marque relevée, afin de lui exposer les droits antérieurs du titulaire et de tenter de trouver un accord amiable. 

Il est alors possible de solliciter le retrait total de la marque litigieuse, si celle-ci est identique ou à tout le moins fortement similaire et qu’elle vise des produits et/ou services identiques.

Il est également possible de demander au titulaire de la demande d’enregistrement de modifier le libellé de sa marque en limitant son libellé, c’est à dire en supprimant certains produits et/ou services identiques et/ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure. 

Ainsi, il est fréquent qu’un courrier, envoyé suffisamment tôt durant le délai d’opposition (2 mois pour les marques françaises à compter du dépôt et 3 mois pour les marques de l’Union Européenne à compter du dépôt), aboutisse à un règlement amiable avec le déposant de la marque relevée, notamment par la conclusion d’un accord de coexistence ou par le retrait du dépôt litigieux. 

Dans l’hypothèse où le titulaire de la marque relevée refuserait de faire droit à ces demandes ou que les négociations n’aboutiraient pas, le titulaire de la marque antérieure serait contraint de former une opposition devant l’INPI ou devant l’EUIPO (tout dépend si la marque relevée est une marque française ou de l’Union Européenne) dans les 2 mois (3 mois pour la marque de l’Union Européenne) suivant la publication de la marque relevée.

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Amélie Gautier

Écrit par

Amélie Gautier

Diplômée d'un Master en droit des affaires et passionnée par le monde de l'entreprise, Amélie s'efforce de rendre accessible les informations juridiques nécessaires aux entrepreneurs tout au long de leurs projets.

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