Tout savoir sur l'action en déchéance et nullité de marque

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Protéger sa marque en tant qu’entrepreneur est un enjeu stratégique. En effet, votre marque vous accorde une visibilité auprès de vos clients, un monopole d’exploitation et vous différencie de vos concurrents sur le marché de produits et services identiques ou similaires aux vôtres. 

Mais encore faut-il la protéger. Pour cela, vous allez procéder au dépôt de votre marque. Toutefois, il est par exemple possible qu’à l’issue de votre recherche d’antériorité, vous soyez confronté à l’existence d’une marque antérieure similaire ou identique, bloquant ainsi le dépôt et la protection de votre marque. Des moyens d'action ou de défense existent alors pour y remédier, comme l’action en nullité ou en déchéance de marque. C’est le cas notamment si cette marque antérieure s’avère inutilisée. 

Qu’est-ce que l’action en nullité ou en déchéance de marque ? Qui peut l’exercer ? Quand et comment ? 

Maître Marina Taïb, avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle décrypte cette action aux multiples facettes, et ses liens étroits avec la procédure d’opposition.

 

1. Qu’est-ce qu’une action en nullité ou déchéance ?

 

En 2019, à la suite de la transposition d’une réglementation européenne, des changements majeurs relatifs au droit des marques ont été mis en place. Parmi eux, les nouvelles procédures administratives de nullité et déchéance d’une marque. Auparavant, ces actions ne pouvaient être engagées que devant le tribunal judiciaire, qui rendait ses décisions dans des délais et à des frais peu compatibles avec les besoins de la majorité des dirigeants, entrepreneurs.  

L’action en nullité ou en déchéance vous permet désormais de simplifier vos démarches et de faire des économies bienvenues pour parvenir à invalider l’enregistrement d’une marque antérieure, lui faire perdre son monopole d’exploitation ou encore protéger vos propres droits antérieurs. 

Attention toutefois à bien choisir les motifs à invoquer dans votre demande. 

Pour obtenir la nullité d’une marque, vous aurez le choix entre des motifs dits “absolus” ou “relatifs”. 

Les motifs absolus reflètent le non-respect des conditions de validité de la marque. C’est le cas lorsque la marque est dépourvue de caractère distinctif, est contraire à l’ordre public ou encore est déposée de mauvaise foi.  

Les motifs relatifs désignent une atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs touchant une marque notoire ou déjà enregistrée en France, une appellation d’origine (ou un indicateur géographique) ou encore lorsque la marque crée un risque de confusion aux yeux du public. 

L’action en déchéance de marque peut, quant à elle, être invoquée lorsque l’utilisation de la marque ne lui permet plus de bénéficier du monopole légal. C’est le cas lorsque : 

  • une marque n’est pas exploitée depuis plus de 5 ans ; 
  • que le produit ou service est désormais désigné par sa marque dans le langage courant (dégénérescence de marque ) ; 
  • lorsque l’identification de la marque est devenue trompeuse pour le consommateur ; 
  • ou encore pour des motifs spécifiques liés aux marques collectives ou de garantie. 

En fonction de votre stratégie, ou de celle de votre conseil en propriété industrielle, cela aura à la fois des effets sur la procédure et les frais à régler. N’hésitez pas à vous faire accompagner par un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. 

 

2. Qui peut demander la déchéance ou la nullité d’une marque, auprès de qui, à quel moment et à quel coût ?

 

Le terme “procédure” renvoie souvent à des conditions spécifiques à respecter. Ce nouveau cadre administratif n’y fait pas exception. Il apporte toutefois davantage de flexibilité puisqu’il permet, pour l’action en nullité fondée sur des motifs absolus ou l’action en déchéance, à toute personne physique (un jeune entrepreneur sans statut encore déposé) ou morale (une société en bonne et due forme) de la mettre en œuvre. Cela signifie alors que vous n’aurez pas à prouver que vous êtes titulaire de droits antérieurs en établissant notamment l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits portant sur votre marque. L’intérêt à agir n’est donc pas requis et c’est un avantage pour votre entreprise car rassembler des preuves en amont peut se révéler fastidieux. Pour l’action en nullité fondée sur des motifs relatifs, il faut toujours en apporter la preuve et seul le titulaire des droits antérieurs peut l’exercer ou l’autoriser. 

De la même façon, vous pourrez exercer cette action seul dans la plupart des cas, même s’il est recommandé de faire appel aux services d’un mandataire judiciaire habilité, d’un avocat ou d’un conseil en propriété industrielle pour se constituer le meilleur dossier. 

Bon à savoir : en revanche, les services d’un mandataire judiciaire restent obligatoires dans certains cas : lorsque vous êtes établi/domicilié en dehors d’un Etat membre de l’Union Européenne ou dans un Etat membre de l’Espace économique européen ou lorsqu’il y a plusieurs demandeurs.

Le nouveau cadre légal a également renforcé les pouvoirs de contrôle de l’INPI. Cet organisme est désormais compétent pour statuer sur l’action en déchéance ou en nullité, à titre principal, portant sur une marque française enregistrée ou une marque internationale en vigueur en France. 

Le tribunal judiciaire reste tout de même compétent dans certains cas spécifiques, tels qu’une demande connexe (liée à une autre action à titre principal), une demande à titre reconventionnel ou pour obtenir l’exécution de mesures probatoires, provisoires ou conservatoires en vue de protéger vos droits avant de recevoir la décision. 

La question des délais de prescription est également très importante et ne doit pas être négligée. A défaut, vous risquez de ne plus pouvoir faire valoir vos droits. En principe, il n’y a aucun délai légal. 

Mais des exceptions existent. L’action en nullité fondée sur un motif relatif n’est pas possible si vous tolérez pendant 5 années consécutives l’usage de bonne foi d’une marque postérieure. Par ailleurs, l’action en déchéance ne sera pas recevable si la marque postérieure contestée est enregistrée depuis moins de 5 ans.

Enfin, pour maîtriser votre budget, veillez bien à calculer les frais à engager en fonction des motifs que vous souhaitez invoquer. Sachez que des frais supplémentaires devront être ajoutés pour chaque droit supplémentaire invoqué. 

Ces coûts restent toutefois bien inférieurs à ceux engagés auprès du tribunal judiciaire. Par ailleurs, gardez à l’esprit qu’ils peuvent être imputés à l’autre société en cas de victoire. 

 

3.  Comment l’utiliser dans le cadre d’une procédure d’opposition ?

 

La procédure d’opposition, inchangée depuis sa création en 1991, a fait l’objet de changements récents importants, dont les critères d’application la rapprochent de l’action en nullité ou déchéance et avec laquelle il existe des interactions. La nouvelle procédure concerne les marques déposées à compter du 11 décembre 2019 et permet d’aboutir au rejet de la marque nouvelle. Pour cela, vous devrez agir dans un délai de 2 mois suivant sa publication par l’INPI.

L’opposition vous permet de contester le dépôt d’une marque en cours d’enregistrement ou bien d’invoquer des moyens de défense (preuves d’usage, perte du caractère distinctif de la marque par exemple), si vous faites l’objet de cette procédure dans le cadre de l’enregistrement de votre marque.   

La particularité de la nouvelle procédure est que vous pouvez invoquer de nouveaux droits (si votre marque n’est pas enregistrée mais renommée, si vous êtes titulaire de dénominations ou raisons sociales, noms commerciaux, enseignes, ou noms de domaine antérieurs). Elle vous permet également de mettre en place une action conjointe sur l’ensemble des droits antérieurs que vous souhaitez invoquer si vous en êtes le titulaire. Auparavant, il fallait procéder à une action par droit antérieur. Enfin, vous bénéficiez d’un délai supplémentaire d’1 mois pour compléter votre opposition et réunir toutes les pièces et arguments nécessaires. Il vous est donc possible de former dans un premier temps une opposition sans avoir à déposer vos observations, puis un mois plus tard, compléter votre opposition. Cela vous laisse notamment le temps de négocier éventuellement avec la partie adverse pour qu’elle limite sa marque et signe éventuellement une lettre d’engagement. 

En outre, la nouvelle procédure d’opposition est venue renforcer les pouvoirs de contrôle de l’INPI. Cet organisme peut, sur demande de votre opposant, vous demander des preuves d’usage de votre marque antérieure pour contrôler le sérieux de son exploitation. a la différence de l’ancienne procédure, la demande de preuves d’usage vise à présent chaque produit et service de votre marque et non plus seulement une partie. 

Par ailleurs, l’INPI est chargé de veiller au caractère distinctif de la marque antérieure et vérifie également si votre demande est bien légitime. En effet, celle-ci peut être clôturée si vous avez toléré l’utilisation d’une marque trop longtemps ou que le délai pour sanctionner le défaut d’exploitation de la marque n’est pas encore réalisé. 

Avant toute demande d’opposition devant l’INPI, il faut donc bien veiller à se constituer des preuves d’usage suffisantes et s’assurer du caractère distinctif de sa marque car cela pourrait se retourner contre vous et vous empêcher d’obtenir le rejet de la marque nouvelle. Par ailleurs, si vous faites l’objet de cette procédure, n’hésitez pas à demander ces éléments et à engager une action en nullité ou en déchéance. 

Comprendre les enjeux de cette procédure est important car elle est très utilisée depuis sa refonte. Il est fortement recommandé de vous rapprocher d’un avocat spécialisé dans ce type de situation.

 

4. Quelle est la procédure de l’action en nullité et en déchéance de marque ?

 

Depuis avril 2020, toutes les demandes à titre principal en nullité ou en déchéance, ainsi que la procédure d’opposition, s’effectuent exclusivement en ligne sur l’espace e-procédures de l’INPI (documents, justificatifs et exposés de moyens et paiement). La procédure administrative se déroule en deux phases : une phase d’instruction et une phase de rendu de décision.

La première phase est celle de la recherche du titulaire de la marque contestée ou de son mandataire. Le titulaire ou son mandataire ont 1 mois pour faire valoir leurs droits et prendre part à la procédure. Pendant cette phase, l’INPI analyse également la recevabilité de la demande. Par la suite, le titulaire ou son mandataire ont 2 mois pour répondre à la notification, qui regroupe l’ensemble des échanges relatifs à la recevabilité.

La procédure repose tout d’abord sur un débat contradictoire pendant lequel les parties transmettent leurs arguments, leurs pièces et échangent par écrit. Ce dialogue cesse lorsque l’une des parties arrête tout simplement de répondre (sauf dans le cas d’une demande en déchéance fondée sur le défaut d’exploitation). Il est important de veiller à ce que les éléments transmis à l’INPI ne soient pas « manifestement dénués de pertinence », à défaut votre demande ne sera pas validée. Ces pièces sont ensuite transmises à chaque partie et peuvent être présentées soit par écrit, soit à l’oral sur demande et convocation préalable auprès de l’INPI.

Soyez conscient que ces procédures prennent du temps. Il vous faudra compter entre 6 mois et 1 an pour la phase 1, à l’issue de laquelle l’INPI doit rendre une décision sous 3 mois. Prenez garde également aux délais de suspension de la procédure dans certains cas.

Par exemple, si une action judiciaire ou administrative est intentée à l’encontre d’un de vos droits antérieurs en parallèle de votre demande de nullité ou déchéance, cela peut avoir pour conséquence de suspendre votre demande et d’appliquer cette suspension à la date où l’INPI en a eu connaissance. Ainsi, lorsque l’action est intentée au moment de la demande, la date de suspension aura lieu avant l’ouverture de l’action en nullité mais lorsque l’action est intentée durant la phase d’instruction ou dans le délai de 3 mois qu’a l’INPI pour statuer, la suspension aura lieu à la date du courrier de l’INPI ou à la date de la demande de suspension.

Pas d’inquiétude, pour contourner ces délais suspensifs, les nouvelles procédures sont avantageuses et vous permettront de renoncer à invoquer un ou plusieurs droits antérieurs concernés ou limiter votre demande à certains produits et services afin que votre action ne reste pas bloquée. Un avocat sera en mesure de vous présenter la meilleure stratégie à suivre. 

 

5. Quels sont les effets d’une action en nullité et déchéance de marque ?

 

La décision de l’INPI a le même effet que celle d’un jugement du tribunal judiciaire. Elle possède une force exécutoire et a donc un impact concret sur votre marque ou celle de votre opposant puisqu’elle conduit à un rejet de son enregistrement ou bien à la perte de son monopole.

Là encore, il faut distinguer les effets de l’action en nullité, dont le jugement s’applique rétroactivement au jour du dépôt de la marque, et les effets de l’action en déchéance, dont le jugement s’applique au jour de votre demande ou à compter de la date à laquelle le motif que vous avez choisi a été réalisé. 

La décision est, par la suite, inscrite au Registre national des marques et est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il est possible de contester cette décision devant l’une des 10 Cour d’Appel compétente en matière de marques. Ce recours à un effet dévolutif, c’est-à-dire qu’il suspend les effets de la décision de l’INPI. Concrètement, cela signifie que la marque contestée pourra perdurer jusqu’à l’arrêt de deuxième instance.

Contrairement à la procédure d’opposition, les recours relatifs aux demandes en nullité ou déchéance devant la Cour d’Appel compétente sont en reformation et non en annulation, c’est-à-dire que l’affaire sera à nouveau jugée au fond. Il sera donc possible de fournir de nouveaux arguments et de nouvelles pièces.

 

6. Pourquoi se faire accompagner par un avocat ?

 

L’action en nullité ou en déchéance a ouvert de nouvelles possibilités aux titulaires de marques. Toutefois, vous l’aurez compris, ces procédures peuvent s’avérer très complexes et s’étendre sur la durée. 

Une procédure mal négociée peut avoir de graves conséquences sur votre business, son image de marque, sa notoriété. 

Pour préserver au mieux vos intérêts, respecter les délais de procédure et constituer le meilleur dossier possible, il est donc recommandé de se faire aider d’un avocat spécialisé en propriété industrielle.

Me Marina Taïb

Écrit par

Me Marina Taïb

Marina Taïb est avocate spécialisée en Droit de la propriété intellectuelle et assiste les clients en matière de protection des signes distinctifs (marque, nom commercial, nom de domaine, etc.), rédige leurs contrats et les représente dans le cadre de procédures d’opposition et procédures contentieuses devant les juridictions nationales et communautaires.

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