Marque déjà déposée : comment le savoir ? Comment vérifier sa disponibilité ?

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Déposer sa marque n’est pas une démarche anodine et requiert un certain nombre d’étapes.

Une fois le formulaire de dépôt rempli et adressé à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), l’organisme examinera votre demande en formulant d’éventuelles observations ou objections, puis publiera votre dépôt au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) sous 6 semaines. Ce n’est qu’au minimum 5 mois après votre dépôt que l’INPI procédera à l’enregistrement de votre marque au BOPI et vous adressera votre certificat d’enregistrement.

Avant de remplir le formulaire de dépôt, il est vivement conseillé d’attacher une importance toute particulière aux phases préliminaires, qui déterminent l’avenir de votre marque.

Il s’agit de déterminer les produits et services couverts par le dépôt, mais surtout de vérifier que la marque est valable et disponible grâce à la recherche d’antériorité.

Ces étapes sont essentielles dans la mesure où il est en principe possible que deux marques aux dénominations identiques coexistent, dès lors qu’elles concernent des produits ou services différents ne créant aucun risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.

Afin d’éviter tout risque d’opposition, il est donc indispensable de vous assurer qu’aucun tiers n’est titulaire d’une marque similaire ou identique à celle que vous entendez protéger. A défaut, vous risqueriez également de vous retrouver à votre insu en position de contrefacteur.   

Maître Anthony Canivez, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, décrypte le sujet pour vous.

 

Pourquoi s’assurer que le nom que l’on entend donner à notre marque est disponible ?

 

La recherche d’antériorité consiste à vérifier que le nom que vous envisagez de donner à votre marque ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

En effet, si vous omettez de faire minutieusement cette vérification, vous vous exposez à un risque de rejet de l’INPI ou plus encore à un risque d’opposition.

Pour être valablement déposée, une marque doit répondre à un certain nombre de critères. Elle doit être : 

  • distinctive, c’est-à-dire qu’elle doit permettre au public de distinguer vos produits et services de ceux de vos concurrents. Mais elle ne doit pas pour autant être descriptive, c’est-à-dire porter le nom de l’un de vos produits (si vous commercialisez des chaises par exemple, votre marque ne pourra être “Chaise”). Attention, l’INPI est très stricte sur cette appréciation du caractère distinctif ;
  • licite, c’est-à-dire ne pas être contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Le signe ne doit pas être contraire à la loi ou encore porter atteinte à des principes essentiels. Tous termes injurieux, incitant à la haine, à la violence…ne pourra être déposé. 
  • disponible, c’est-à-dire qu’elle ne reproduit pas ou n’imite pas une marque antérieure portant sur des produits et services similaires aux vôtres. 

Il est très important de bien choisir votre sigle et de vous faire accompagner dès cette étape par un avocat spécialisé. Lui seul sera en mesure d’interpréter les risques de similitudes et le respect des critères de validité de votre marque. 

A défaut, vous risquez un rejet de l’INPI ou l’ouverture par un tiers d’une procédure d’opposition à votre encontre.  

Les tiers disposent d’un délai de 2 mois à compter du dépôt (3 mois pour les marques européennes) pour former opposition.  En effet, une tierce entreprise peut estimer que votre marque est identique ou similaire à la sienne, et former ainsi opposition au dépôt de votre marque.

La procédure d’opposition se fait auprès de l’INPI. Si elle est fondée, elle permet d’empêcher l’enregistrement de la marque nouvelle, dans la mesure où celle-ci porte atteinte aux droits de la marque antérieure du tiers.  

Si l’INPI vous informe que votre dépôt fait l’objet d’une opposition, cela entraînera nécessairement un coût et vous devrez répondre précisément à cette opposition par la rédaction d’un mémoire.

La rédaction d’un tel document n’est pas aisée et nécessite l’accompagnement d’un avocat.

Enfin, si aucune opposition n’a été réalisée dans le délai de 2 mois, le titulaire de la marque antérieure pourra toujours agir devant les tribunaux compétents sur des fondements comme celui de la contrefaçon par exemple. 

Afin de se prémunir de tout litige, il convient d’étudier minutieusement la recherche d’antériorité. 

Qu’est-ce que la recherche d’antériorité ? 

 

Comme évoqué précédemment, pour être valablement déposée, votre marque doit être disponible. La marque appartient au premier déposant. 

Pour vérifier que votre marque ne porte pas atteinte à des droits antérieurs, il est nécessaire de procéder en amont à cette recherche d’antériorité. Elle implique une recherche à l’identique et une recherche de similarité.

La recherche à l’identique

La recherche à l’identique permet de vérifier que la dénomination que l’on entend donner à sa marque n’existe pas à l’identique, c’est-à-dire à la lettre près, à une autre marque déjà déposée pour des produits similaires aux vôtres ou d’un dans un domaine d’activité identique ou similaire au vôtre. 

Cette recherche peut être réalisée de manière autonome à partir des bases de données de l’INPI, mais ces résultats ne sont pas exhaustifs.

La recherche d’antériorité s’effectue parmi les marques produisant leurs effets sur le territoire français, celles de l’Union européenne et les marques internationales désignant la France.

Les entrepreneurs se contentent souvent uniquement de la recherche à l’identique. Celle-ci est insuffisante et doit nécessairement être complétée par une recherche de similarité.

En effet, la marque confère à son titulaire le monopole d’utilisation d’une marque identique, quasi-identique, ou similaire.

A titre d’exemple, l’INPI s’est notamment opposé au dépôt de la marque « Izicamp », la considérant comme similaire à celle, déjà existante, de « ezeecamp ».

Une simple recherche à l’identique n’aurait pas permis de faire ressortir cette similarité. C’est en ce sens que la recherche de similarité est cruciale pour l’avenir de votre marque. 

La recherche de similarité 

Contrairement à une simple comparaison d’orthographe à l’identique, la recherche de similarité prend en compte d’autres éléments tels que des ressemblances phonétiques, visuelles, pouvant exister entre le nom que vous souhaitez déposer et ceux déjà enregistrés.  Autrement dit, il s’agit notamment de rechercher s’il existe des noms « proches » de celui que vous envisagez de déposer.

D’autre part, la recherche de similarité n’englobe pas uniquement les marques déjà déposées, mais doit nécessairement prendre en compte d’autres signes distinctifs, tels que les noms de domaines, la dénomination sociale ou encore le nom commercial. En effet, il ne doit pas y avoir de risque de confusion dans l’esprit du public.

La recherche de similarité s’avère donc être un travail conséquent à la charge de l’entrepreneur. D’autant que cette phase de recherche se complète par une phase d’interprétation des résultats de la recherche. Celle-ci peut s’avérer très compliquée. En effet, à partir de quel moment pouvons-nous affirmer qu’une marque plus ou moins similaire avec une autre ne crée pas de confusion chez le public ? 

Il serait risqué d’interpréter seul les résultats. L’entrepreneur se doit d’être accompagné et conseillé par un spécialiste du droit des marques pour mener à bien cette phase cruciale d’interprétation. L’avocat, en s’appuyant sur l’ensemble des décisions antérieures rendues en la matière, s’assurera que l’entrepreneur n’encourt aucun risque juridique.  

A défaut, vous risquez de déposer une marque, de démarrer votre activité avec tous les frais marketing que cela comporte et de vous voir opposer parfois après plusieurs années d'activité une action en nullité de marque. 

La vie de la marque après son dépôt 

 

La surveillance de votre marque

Une fois votre marque déposée, le travail de l’entrepreneur ne s’arrête pas là. Il convient en effet de surveiller régulièrement votre marque, afin de vérifier qu’aucune entreprise tierce ne dépose une marque identique ou similaire, ce qui porterait atteinte aux droits de votre marque.

La marque est un élément essentiel d’une entreprise qui lui permet de se différencier de ses concurrents.  L’entreprise investit tout au long de sa vie sur son image de marque par des dépenses publicitaires, de la communication et un marketing ciblé.

Or, si un concurrent dépose une marque similaire à la vôtre sans autorisation, cela serait très néfaste à votre entreprise. Vous risquez un détournement de clientèle et votre marque serait par conséquent dévalorisée.

Ainsi la surveillance de marque est un élément clé tout au long de la gestion d’une entreprise, et elle nécessite d’agir rapidement lorsqu’un tiers dépose une marque similaire à la vôtre.  Dans une telle situation il sera judicieux de saisir un avocat pour défendre vos droits. Celui-ci sera à même d’envoyer un courrier de mise en demeure à l’entreprise titulaire de la marque litigieuse lui suggérant de retirer ou modifier le nom de marque envisagée ; ou à défaut, de former une opposition devant l’INPI ou d’entamer une procédure judiciaire.

Le risque de déchéance 

L’action en déchéance est en principe formulée devant l’INPI. Elle vise à ce que le titulaire de la marque se voit déchu de ses droits, autrement dit qu’il perde le droit dont il était titulaire sur sa marque.  

La déchéance peut être le résultat d'un défaut d'usage de la marque, on parle alors de « déchéance pour défaut d’exploitation ». Ainsi une entreprise encourt le risque d’être l’objet d’une action en déchéance, si elle n’a pas usé de sa marque pendant une période 5 ans ininterrompue pour les produits ou services pour lesquels sa marque a été enregistrée.

La déchéance peut être aussi le résultat d’un usage rendant la marque générique ou trompeuse. On vise ici la « déchéance pour dégénérescence » d’une marque qui devient un nom commun servant à désigner le produit lui-même, ou induisant le public en erreur sur l’origine, la nature ou la provenance du produit ou service. Ainsi, elle ne peut donc plus voir son usage protégé en tant que marque.

Toute personne peut introduire une action en déchéance, sans avoir à justifier d’un intérêt à agir.

Absence de recherche d’antériorité : quels risques pour le déposant ? 

 

La recherche d’antériorité peut s’avérer complexe. Elle ne se limite pas à passer en revue le listing des marques existantes.  

Un avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle saura effectuer une recherche d’antériorité en profondeur

Il pourra vous garantir une réelle analyse et une bonne interprétation quant à la similarité de votre marque et celle d’une marque antérieure exploitée par un tiers. 

Il vous permettra d’éviter tout risque juridique ultérieur, dont les conséquences financières pourraient s’avérer fâcheuses pour l’avenir de votre entreprise, mais encore d’apprécier la nécessité de recourir à une opposition ou à une action en déchéance, lorsqu’un tiers porte atteinte aux droits de votre marque.

Me Anthony Canivez

Écrit par

Me Anthony Canivez

Titulaire d’un master en droit de la propriété industrielle de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) et d’un master en droit des activités numériques de l’Université Paris Descartes (Paris V), Anthony Canivez intervient essentiellement en matière de droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies tant en conseil qu’en contentieux devant toutes les juridictions. A ce titre, il assiste à la fois des entreprises étrangères et françaises.

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