La procédure de cession de marque

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Si vous souhaitez céder votre marque, ne signez pas dès que vous avez trouvé un acquéreur. Il faut, en effet, selon les circonstances, prendre le temps d’étudier votre dossier, pour sécuriser la cession et éviter un conflit futur. Voici quelques éléments à connaître pour vous protéger…

Maître Anthony Canivez vous conseille et vous accompagne dans cette démarche. 

 

Qu’est-ce qu’une marque ?

 

Une marque est un bien « immatériel » qui peut être vendue, louée, voire même apportée en société. Notez que la transmission totale d’une entreprise vaut transmission des droits attachés à la marque, sauf :
  •  convention contraire ;
  •  s’il ressort clairement des circonstances de la transmission qu’un tel transfert n’est pas prévu.

Une marque constitue donc un élément immatériel valorisable. Cette valorisation de marque est une étape indispensable pour avoir une connaissance précise de la valeur de votre marque si vous souhaitez la céder. 

 

Qu’est qu’une cession de marque ?

 

La cession d’une marque est un acte par lequel le titulaire d’une marque la cède à un tiers. Elle ne doit pas être confondue avec la licence de marque, acte par lequel le titulaire d’une marque donne l’autorisation à un tiers de l’exploiter pour une durée déterminée et dans une zone géographique stipulée.

Dans la première situation, le vendeur n’est donc plus propriétaire de la marque, tandis que dans la 2nde situation, il en demeure propriétaire. Nous n’envisagerons ici que la cession de marque.

 

Quels types de cession de marque ?

 

Une marque peut être cédée totalement ou à titre partiel. Une marque cédée à titre partiel signifie que le vendeur et l’acquéreur auront tous les deux le droit d’utiliser la marque, ce qui peut augmenter les risques de litige. L’acheteur ne pourra utiliser que certains produits ou services de la marque. Il pourra également s’agir de restrictions dans le temps.  

Si vous décidez de recourir à cette solution, il est plus qu’opportun de faire appel aux services d’un avocat pas seulement au stade de la rédaction du contrat de licence mais dès la phase de négociation afin de bien délimiter les droits de chacun.

De plus, la cession peut concerner une marque exploitée ou non-exploitée. Ceci aura un impact fiscal. 

Enfin, vous devez savoir que la cession peut être payante, ou gratuite. Dans cette seconde situation, sachez que la cession est fiscalement assimilée à une « donation »

Toutes ces solutions comportent leurs avantages et leurs inconvénients, il est important de les balayer avec votre conseil, avant de signer votre contrat de cession.

 

Quelles sont les obligations qui incombent aux parties ?

 

La cession de marque résulte d’un contrat écrit « sous seing privé », ce qui signifie que l’intervention d’un notaire n’est pas obligatoire.

Mais la signature du contrat n’est pas suffisante en elle-même pour que la procédure de cession de marque soit terminée.

Il est, en effet, nécessaire de l’inscrire au registre national des marques (géré par l’INPI) pour la rendre opposable aux tiers sur le territoire français.

La demande d’inscription sera faite par l’une ou l’autre des parties. En pratique, c’est bien souvent l’avocat qui s’en chargera. Par ailleurs, sachez que la désignation d’un mandataire, tel que l’avocat, est obligatoire lorsque la personne qui demande l’inscription n’est ni établi, ni domicilié en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Pour rappel, une demande d’inscription d’une marque peut se faire en ligne,  à l'exception des déclarations de renonciations, des inscriptions concernant les topographies de produits semi-conducteurs (TPS), les nantissements de logiciels et les récompenses industrielles.

La demande d’inscription doit être accompagnée de justificatifs qui varient selon la nature de la transmission de la marque. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de l’INPI.

 

Combien coûte une inscription ?

 

Pour répondre à cette question, il faut tout d’abord savoir qu’il existe 2 types de procédures :

  • une procédure classique : l’inscription est effective en quelques semaines ;
  • une procédure accélérée : l’inscription est traitée en quelques jours.

En cas de recours à une procédure classique, le coût de l’inscription sera de 27 € par marque concernée (de 1 à 10 marques). Un forfait de 270 € sera dû pour 10 marques et au-delà (à condition que les marques figurent sur le même formulaire).

En cas de recours à la procédure accélérée, les coûts seront les mêmes que ceux précités, avec un supplément de 52 € par marque.

Une fois l’inscription effectuée, environ 4 à 6 semaines plus tard, celle-ci sera publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) afin de la rendre publique.

Bon à savoir : si vous constatez une erreur de l’INPI dans les inscriptions portées au Registre des marques, vous pouvez demander une correction, qui doit obligatoirement comporter certains éléments (noms, prénoms, coordonnées, numéro et date de l’inscription concernée, etc.).

 

Comment rédiger un contrat de cession ?

 

Sachez qu’il n’existe pas de modèle de contrat de cession fourni par l’INPI. En outre, si vous en trouvez sur Internet, leurs utilisations sont à éviter. En effet, leurs rédactions se révèlent souvent juridiquement ambiguës, voire fausses, ou bien ne correspondent en réalité pas à vos besoins. C’est le risque alors de vous retrouver avec un contentieux dont l’issue ne vous sera pas favorable.

C’est pourquoi il est opportun de se faire accompagner par un avocat spécialisé non pas juste lors de la cession de marque, mais dès en amont, afin de pouvoir anticiper le plus rapidement et efficacement possible les écueils propre à votre cas et pour pouvoir bénéficier d’un contrat de cession de marque dont la rédaction aura spécialement été mise en œuvre pour vous protéger.

 

Cession d’une marque : l’impact fiscal

 

Les conséquences fiscales seront différentes selon que la marque est ou non exploitée au moment de la cession.

La cession d’une marque exploitée va être soumise à un droit d’enregistrement dont les taux sont les suivants :

Fraction de la valeur taxable

Tarif applicable (en pourcentage)

N'excédant pas 23 000 €

0

Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 €

2

Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 €

0,60

Supérieure à 200 000 €

2,60

 

Notez que si, au vu du tableau, vous n’êtes pas redevable d’un droit d’enregistrement, vous en aurez quand même à payer : la loi prévoit, en effet, un minimum de perception de 25 €.

S’agissant d’une cession de marque non exploitée, elle donne lieu au paiement de la TVA au vu de la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires du vendeur.

Par ailleurs, selon les cas, une éventuelle plus-value peut être due. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à prendre l’attache d’un avocat. 

 

Cession d’une marque… européenne ?

 

L’ensemble de la procédure que nous avons évoqué concerne une marque française. Mais, il est également possible de céder une marque de l’Union européenne. Si tel est votre cas, sachez que les formalités d’inscription se font auprès de l’EUIPO

Cet organisme se chargera, à l’instar de l’INPI en France, d’inscrire la modification au registre des marques de l’Union européenne et la publiera au Bulletin des marques de l'Union européenne.

L’inscription de la marque de l’Union européenne donne lieu au paiement d’une redevance de 200 € par marque.

Pour résumer, vous pouvez céder votre marque selon plusieurs façons : vente partielle, vente totale, donation. La cession d’une marque exploitée ou non devra également être envisagée fiscalement. Par ailleurs, la cession devra donner lieu quoi qu'il arrive à une inscription à l’INPI puis à une publication pour être opposable aux tiers. Toutes ces options devront être analysées à l’aide de votre avocat
Me Anthony Canivez

Écrit par

Me Anthony Canivez

Titulaire d’un master en droit de la propriété industrielle de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) et d’un master en droit des activités numériques de l’Université Paris Descartes (Paris V), Anthony Canivez intervient essentiellement en matière de droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies tant en conseil qu’en contentieux devant toutes les juridictions. A ce titre, il assiste à la fois des entreprises étrangères et françaises.

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