Le contrat de licence de marque : quelle utilité ?

Le contrat de licence de marque permet à un entrepreneur d’exploiter une marque qui n’est pas la sienne. Concrètement, il s’agit de mettre à disposition une marque. Pour le propriétaire de la marque, titulaire du droit de propriété industrielle, ce contrat présente un avantage financier, il a l’intérêt de faire connaître son produit, et il en protège l’utilisation. Pour envisager un contrat de licence de marque, il convient de prendre quelques précautions quant aux clauses du contrat et de s’assurer que les parties soient bien protégées de l’éviction des tiers.

Qu’est-ce qu’un contrat de licence de marque ?

Contrat de licence de marque : définition

Par le contrat de licence de marque, le titulaire (le concédant) de la marque autorise un tiers (le licencié), à utiliser la marque pour sa propre activité, en totalité ou non, en exclusivité ou non, en contrepartie d’une redevance (royalties) ou à titre gracieux. La redevance est soit :

• proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exploitation de la marque ;
• forfaitaire, c’est-à-dire un prix fixe payé de manière régulière à la façon d’un loyer ;
• forfaitaire et proportionnelle au chiffre d’affaires.

Le concédant peut aussi consentir la licence de marque au licencié à titre gratuit.

Le contrat de licence de marque doit-il être écrit ?

L'écrit pour un contrat de licence de marque n’est pas obligatoire : s’il peut être seulement oral, c’est-à-dire consensuel, il reste toutefois très conseillé de poser par écrit les clauses de l’accord. En effet, l’écrit va permettre de rapporter la preuve de l’existence de l’accord entre le concédant et le licencié. Les clauses du contrat auront pour objectif de protéger les parties quant à l’utilisation de la marque, les modalités de calcul du prix de la redevance, etc.

Ainsi en cas de litige, le juge pourra se baser sur les clauses écrites et vérifier leur bonne application par chacune des parties.

La licence de marque concerne dans sa grande majorité les enseignes commerçantes, qui ont recours aux contrats de distribution pour les commerces indépendants, comme la franchise ou la concession de marque pour se développer. C’est un contrat de type bail, régi par le Code civil et le Code de la propriété intellectuelle.

La différence du contrat de licence de marque avec un contrat de franchise et la concession de marque

La différence entre licence de marque et franchise

Le contrat de franchise contient nécessairement une licence de marque. Au-delà de la mise à disposition d’une licence de marque, le franchiseur doit également fournir un savoir-faire, une assistance. Le contrat de franchise impose davantage d’obligations à la charge du franchiseur que pour le concédant dans le cadre d’un contrat de licence de marque. 

Dans le contrat de licence de marque, seule une licence est concédée au licencié, il n’y a pas de transmission de savoir-faire.

La licence de marque revient en général moins chère au licencié qu’un contrat de franchise. Elle laisse aussi plus de liberté dans le choix de l’aménagement du local de vente, dans la pratique commerciale... 

Le licencié garde toutefois quelques obligations vis-à-vis de la marque et de son concédant : respect de l’image, éléments de marketing... 

Cependant, le licencié ne reçoit pas nécessairement d’assistance, de formation ou de transmission de savoir-faire, ce qui est généralement le critère de choix pour l’entrepreneur souhaitant se lancer seul tout en bénéficiant d’un accompagnement. C’est là la principale différence avec la franchise.

La différence entre licence de marque et concession de marque

La concession de marque se définit par sa notion d’exclusivité. Une entreprise (le concédant) concède à un tiers (concessionnaire), le droit d’utiliser totalement ou partiellement une marque, et de revendre les produits dans une zone territoriale fixée. 

La concession de marque se rapproche beaucoup du contrat de franchise, à la différence que la notion d’exclusivité est facultative en franchise, bien que souvent appliquée. A noter également que le concédant n’est pas tenu de transmettre un savoir-faire et que le concessionnaire est libre d’appliquer ses propres stratégies marketing et commerciales.

Les conditions pour établir un contrat de licence de marque

Chacune des deux parties doit être entrepreneur indépendant. Le concédant doit être titulaire d’un droit de propriété industrielle sur la marque. Le licencié peut être une personne physique ou morale.

Peut-on faire un contrat de licence avec une marque d’usage ?

Au demeurant, une marque non enregistrée peut-elle faire l’objet d’un contrat de licence de marque ?

Lorsqu’une marque n’est pas enregistrée à l’INPI, mais qu’elle répond aux critères de validité, on parle de marque d’usage. Pour être opposable aux tiers, c’est-à-dire empêcher les autres de se servir de la marque sans autorisation, la marque doit faire l’objet d’un enregistrement à l’INPI. C’est grâce à ce dépôt que son titulaire dispose de l’action en contrefaçon afin de se protéger contre un usage non autorisé de sa marque.

Or, le contrat de licence de marque vise à protéger le concédant contre un usage abusif de la marque, mais surtout à donner le droit au licencié de s’en servir. Donc, si la marque n’a pas été enregistrée, le licencié pourrait arguer qu’il n’a aucune raison de payer de redevance puisqu'il pourrait s’en servir sans risquer d’être inquiété par une éventuelle action en contrefaçon. Il pourrait même envisager de déposer lui même la marque puis de l'exploiter à condition d’être disponible, c’est-à-dire ne pas entrer en conflit avec un droit antérieur autre que la marque (dénomination sociale, nom commercial, appellation d’origine…).

Toutefois, ce raisonnement doit connaître quelques tempéraments avec notamment l’action en concurrence déloyale ouverte aux entreprises victimes d’un comportement fautif de distorsion de concurrence.

En tout état de cause, avant d’envisager de céder un droit de licence de marque, assurez-vous que la marque est bien enregistrée auprès de l’INPI.

Une marque enregistrée à l'INPI

Afin d’éviter toute nullité du contrat de licence de marque, notamment si cette dernière fait l’objet d’une opposition de la part d’un tiers, il est plus prudent d’attendre que la marque soit enregistrée à l’INPI. 

Pour être juridiquement valide et enregistrée à l’INPI, la marque doit être :

• distinctive : c’est à dire ni générique, ni usuelle, ni descriptive du produit ou service vendu ;
• licite : elle ne doit pas comporter des éléments pouvant tromper le public sur la nature du service ou du produit qu’elle désigne, elle doit être conforme aux bonnes mœurs et à l’ordre public ; 

• disponible : ne pas porter atteinte à des droits antérieurement acquis.

Le contenu et les clauses d’un contrat de licence de marque

Bien que la rédaction du contrat ne soit pas obligatoire, il est conseillé de poser les clauses et conditions de la licence de marque par écrit, afin d'éviter tout risque de litige entre concédant et licencié. Offrant de nombreuses possibilités, la licence de marque exige un contrat rédigé avec soin, avec un maximum de précisions au sein de ses clauses.

Les clauses générales du contrat de licence de marque

Parmi les clauses devant figurer dans le contrat de licence, doivent apparaître les informations suivantes : 

• identifier les parties ;
• désigner les droits accordés, ainsi que leur étendue : la licence peut être seulement partielle, ne s’appliquant qu’à une catégorie de produits, de services… ;
• poser le caractère exclusif ou non de l’accord : la clause d’approvisionnement exclusif impose au licencié de se fournir uniquement auprès du propriétaire ;
• délimiter la zone géographique – ou la zone de protection de la marque ;
• poser le calcul et le montant de la redevance ;
• poser les modalités de résiliation ou de renouvellement ;
• rappeler l’obligation des parties, avec par exemple une clause de transmission de savoir-faire ou d’assistance ;
• poser la durée de l’accord.

La durée du contrat de licence de marque peut être inférieure ou égale à la durée de protection de la marque. Toutefois, si la durée du contrat est supérieure, le propriétaire de la marque devra renouveler son droit de propriété industrielle. Une clause imposant cette obligation de renouvellement de dépôt de marque devra figurer dans le contrat écrit. En cas de non-respect, le licencié pourrait engager la responsabilité contractuelle du concédant pour obtenir réparation des préjudices subis.

Quelques clauses spécifiques du contrat de licence de marque

Il apparaît également primordial de faire figurer dans le contrat une clause de garantie de jouissance paisible de la marque (garantie d’éviction). Le concédant s’oblige à entamer toutes les actions légales possibles pour mettre fin aux troubles dont est victime le licencié dans le cadre de son exploitation paisible de la marque.

Néanmoins, la clause d’éviction n’étant pas d’ordre public, le titulaire de la marque peut préférer ne pas endosser cette responsabilité voire d’y insérer une clause suppressive de garantie. Dans ce cas, le titulaire de la licence ne garantit pas le licencié contre les agissements des tiers (sauf en cas de mauvaise foi avérée), il reste cependant responsable de ses agissements personnels (principe d’ordre public).

De même, il est aussi possible de protéger le licencié contre la concurrence du titulaire de la marque en faisant figurer une clause d’exclusivité territoriale dans le contrat de licence de marque (on pourra alors parler de concession de marque). Souvent utilisée dans les contrats de distribution, cette clause interdit au titulaire de la marque de l’exploiter dans une zone géographique définie au profit exclusif du licencié.

L’obligation d’inscription du contrat de licence de marque auprès de l’INPI

Les actes affectant la vie (transmission ou modification) de la marque doivent faire l’objet d’une inscription à l’INPI pour être opposables aux tiers (article L714-7 du code de la propriété intellectuelle).

Dès lors que vous envisagez un contrat de licence de marque, il est important que l’une des parties se charge de l’inscription du contrat de licence de marque.

L’inscription du contrat de licence est particulièrement importante dans le cas où la marque faisant déjà l’objet d’une licence venait à être cédée en totalité à un tiers via un contrat de cession de marque. Le nouveau propriétaire pourrait nier l’existence de la licence. En effet, en l’absence d’inscription du contrat de licence de marque, celui-ci ne pourrait lui être opposable.  

Remarque : le contrat de licence de marque peut comporter une clause stipulant les modalités d’inscription, ainsi que l’identité du cocontractant tenu par cette obligation. En cas de non respect de cette obligation, l’autre partie disposera d’une action en responsabilité contractuelle afin d’obtenir la réparation de son préjudice né de l’inopposabilité du contrat de licence de marque aux tiers.

Quelle est l’utilité du contrat de licence de marque ?

Les avantages pour le propriétaire de la marque

Pour le propriétaire, les avantages de la licence de marque se trouvent dans le profit économique et financier qu’il va pouvoir tirer de la location de sa marque, tout en évitant d’avoir à gérer son exploitation : investissement et mise en place des infrastructures nécessaires, gestion des relations commerciales... Il réalise une économie de temps et d’argent non négligeable.

C’est également un bon moyen de faire connaître son produit, et de le tester sur le marché, ou encore de relancer des ventes.

L’utilité pour le licencié

En louant une marque, le licencié va pouvoir profiter de la renommée de cette marque. Il est alors préférable que la marque soit commercialement forte, pour que l’accord de licence de marque soit avantageux pour le licencié. Nombre d’entrepreneurs utilisent le contrat de licence de marque pour lancer leur commerce ou leur activité de service : ils profitent de la renommée de la marque pour augmenter les ventes.

Le contrat de licence est l’un des modèles de commerce associé le plus libre : pour rester avantageux, le contrat qui en précise les conditions doit être précis dans ses clauses et ses mentions. 

Vous l’aurez compris, il n’est pas toujours simple de bien distinguer ces différents types de contrats. En fonction des clauses que vous y insérerez, l’objet de ces contrats peuvent s’avérer très proches. Franchise, licence de marque, concession, affiliation..., les confusions sont nombreuses. 

Afin d’éviter tout risque de litige voire de nullité du contrat, il est recommandé de vous faire accompagner d’un professionnel dans la rédaction de votre documentation juridique. Il sera également à même de vous conseiller sur le type de contrat que vous devez rédiger et la meilleure stratégie à adopter.