Comment s'opposer au dépôt d'une marque ?

Le dépôt d’une marque est une étape clé dans la création d’une entreprise. Elle permet en effet d’activer la protection d’un actif important, qui joue un véritable rôle dans l’identification et la stratégie de l’entreprise.

Que faire lorsqu'un dépôt de marque postérieur au vôtre porte atteinte à vos droits ? Dans cet article, nous vous expliquons comment faire opposition à une marque avant qu’elle ne soit enregistrée, mais aussi comment réagir lorsque vous êtes confronté à une procédure d’opposition de marque.

La procédure d’opposition à une marque devant l’INPI

En tant qu’entrepreneur, vous disposez d’un droit d’agir pour faire opposition à l’enregistrement d’une marque. Cette démarche doit être engagée auprès de l’INPI dans un délai de 2 mois à compter de la demande d’enregistrement pour une marque française, et 3 mois pour une marque européenne. Depuis le 1ᵉʳ mai 2016, la procédure d’opposition s’effectue uniquement par voie électronique, via l’espace e-procédures de l’INPI. Attention,  deux procédures existent en fonction de la date du dépôt de la marque. 

La procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque déposée avant le 11 décembre 2019

Après avoir créé un compte sur l’espace e-procédures de l’INPI, vous allez devoir constituer un dossier en ligne que vous accompagnerez de pièces justificatives. Par exemple, il est nécessaire de fournir la preuve que vous êtes le titulaire de votre marque, et que la marque déposée postérieurement à la vôtre porte atteinte à vos droits (esthétique similaire, risque de confusion dans l’esprit du public, similarité des produits proposés…). Le coût d’un tel dépôt est de 400 euros, et de 150 euros par droit antérieur supplémentaire.  

Après avoir vérifié la régularité de votre dossier, l’INPI pourra suspendre l’enregistrement de la marque postérieure. Son déposant bénéficie alors d’un délai de deux mois pour répondre à la procédure d’opposition. 

Après étude du dossier, la direction de l’INPI fait part de sa décision aux deux parties. L’absence de réponse de celles-ci emporte adoption définitive de la décision. Si l’INPI rejette votre demande d’opposition, la marque du déposant est enregistrée. Vous disposez alors d’un délai d’un mois pour faire appel de la décision auprès de la Cour d’Appel.  

La procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque déposée à compter du 11 décembre 2019

Les formalités de dépôt restent les mêmes : vous devez créer un compte sur l’espace e-procédures de l’INPI et constituer votre dossier en ligne. La procédure d’opposition se déroule ensuite en deux temps : 

• une phase d’instruction écrite au cours de laquelle les parties échangent leurs arguments (la tenue d’une commission orale est possible lorsqu’elle est demandée par les deux parties) ; 
• une décision rendue par l’INPI dans un délai de trois mois après la fin de l’instruction.

La durée totale de la procédure d’opposition varie entre 6 mois et 1 an. À l’issue de cette procédure, l’INPI peut accepter ou rejeter votre demande d’opposition. Si la demande d’enregistrement de la marque contestée est rejetée, la décision est inscrite dans le Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). 

Il est possible de faire appel de la décision auprès de la Cour d’appel compétente. 

Bon à savoir : 

La procédure d’opposition à une marque est préventive, ce qui signifie qu’elle n’a pas vocation à sanctionner, mais à empêcher l’enregistrement d’une nouvelle marque.

Comment surveiller les dépôts de marque ?

Il existe toujours un risque qu’une marque similaire ou identique à la vôtre soit déposée, l’INPI ne vérifiant pas la disponibilité d’une marque lors de son enregistrement. Néanmoins, il est possible d’entreprendre quelques actions simples dans le but de protéger sa marque. 

On peut par exemple effectuer régulièrement des recherches de similitudes et/ou d'antériorité sur les bases de données de l’INPI et de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle. L’INPI propose également un service (payant) de signalisation des marques, mais il est limité par son absence d’interprétation des résultats. 

Il est possible aussi d’analyser les demandes d’enregistrement de marques au BOPI et de surveiller régulièrement les enregistrements des noms de domaine. Cette veille doit vous permettre de vérifier que vos concurrents n’utilisent pas votre marque sans votre autorisation, ni ne déposent une marque similaire à la vôtre. 

Cependant, la solution la plus efficace reste de confier cette surveillance à un professionnel de la propriété intellectuelle (avocat spécialisé, consultant…). Un service payant, mais rentable sur le long-terme. 

Quelle réaction adopter face à une procédure d’opposition ?

Tout d’abord, ne paniquez pas : une procédure d’opposition n’est pas forcément synonyme d’une perte future de sa marque.

L’instruction réalisée par l’INPI vise à cet égard à vérifier le bien-fondé de l’opposition (y a-t-il un risque réel de confusion ? Les produits ou services proposés sont-ils les mêmes ?). 

Ensuite, des discussions peuvent être engagées avec le titulaire de la marque antérieure. L’objectif est de trouver un accord de coexistence, c’est-à-dire un accord par lequel les titulaires des deux marques consentent à les faire coexister. Cela sera d’autant plus facile si vous n’exercez pas dans le même domaine que votre opposant, et que le risque d’interférence avec sa propre marque s’en trouve par conséquent limité.

Si la voie amiable ne fonctionne pas, vous bénéficiez d’un délai de 2 mois pour contester le bien-fondé de la procédure d’opposition et présenter des observations visant à répondre à chaque point critiquable. 

Enfin, si l’INPI refuse l’enregistrement de la marque à cause de l’opposition qu’elle juge fondée, il est possible de former un dernier recours devant la Cour d’Appel.

Vous pensez être victime du dépôt d'une marque similaire à la vôtre et pouvant entraver votre business ? Vous souhaitez faire opposition ? Ou au contraire, une société fait opposition au dépôt de votre marque ? N'hésitez pas à consulter un professionnel pour vous accompagner dans votre procédure. La perte d'une marque peut avoir de lourdes conséquences sur votre business : perte de clientèle suite à la confusion naissante entre votre marque et celle de votre concurrent, des investissements marketing qui perdent de leur intérêts...

Captain Contrat et son réseau d'avocats partenaires vous accompagne dans votre procédure. Pour en savoir plus et consulter un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, cliquez ci-dessous.