Tout savoir sur l'action en déchéance et nullité de marque

Protéger sa marque en tant qu’entrepreneur est un enjeu stratégique. En effet, votre marque vous accorde une visibilité auprès de vos clients, un monopole d’exploitation et vous différencie de vos concurrents sur le marché de produits et services identiques ou similaires. Pour y parvenir, bien comprendre les actions en votre faveur ainsi que les moyens de défense dont vous disposez sur le fondement du droit des marques est essentiel.

Depuis l’Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 et le Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, ayant transposé la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, des changements majeurs ont été mis en place. Parmi eux, l’instauration de nouvelles procédures administratives devant l’INPI permettant de demander la nullité de l’enregistrement d’une marque ou la déchéance des droits de son titulaire. Ce cadre est effectif à compter du 1^er avril 2020.

Alors, qu’est-ce que l’action en déchéance ou en nullité ? Qui peut l’exercer ? Quand et comment ? 

Maître Marie Marcotte, avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle décrypte cette action aux multiples facettes, et ses liens étroits avec la procédure d’opposition.

1. Qu’est-ce qu’une action en nullité ou déchéance ?

En 2019, la transposition d’une réglementation européenne a entraîné des changements majeurs relatifs au droit des marques. Parmi eux, les nouvelles procédures administratives de nullité et déchéance d’une marque. Auparavant, ces actions ne pouvaient être engagées que devant le tribunal judiciaire, qui rendait ses décisions dans des délais et à des frais peu compatibles avec les besoins de la majorité des dirigeants, entrepreneurs.  

Les démarches d’action en nullité ou en déchéance sont désormais simplifiées et vous permettent d’invalider l’enregistrement d’une marque antérieure ou encore de protéger vos propres droits antérieurs à des frais moindres. 

Pour obtenir la nullité d’une marque, c’est-à-dire vous opposer à l’enregistrement de la marque d’une autre société déjà établie sur le marché, vous aurez le choix entre des motifs dits “absolus” ou “relatifs”. 

Les motifs absolus font référence au non-respect des conditions de validité de la marque. C’est le cas lorsque la marque est dépourvue de caractère distinctif, est contraire à l’ordre public ou encore est déposée de mauvaise foi.  

Les motifs relatifs désignent une atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs touchant une marque notoire ou déjà enregistrée en France, une appellation d’origine (ou un indicateur géographique) ou encore lorsque la marque crée un risque de confusion aux yeux du public. 

L’action en déchéance de marque peut, quant à elle, être invoquée lorsque l’utilisation de la marque ne lui permet plus de bénéficier du monopole légal. C’est le cas lorsque : 

• une marque n’est pas exploitée depuis plus de 5 ans ; 
• que le produit ou service est désormais désigné par sa marque dans le langage courant (dégénérescence de marque ) ; 
• lorsque l’identification de la marque est devenue trompeuse pour le consommateur ; 
• ou encore pour des motifs spécifiques liés aux marques collectives ou de garantie. 

En fonction de votre stratégie, ou de celle de votre conseil en propriété industrielle, cela aura à la fois des effets sur la procédure et les frais à régler. N’hésitez pas à vous faire accompagner par un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. 

2. Qui peut demander la déchéance ou la nullité d’une marque, et comment ? 

Malgré les changements opérés en 2019, la procédure reste stricte. Ce nouveau cadre apporte toutefois davantage de flexibilité puisqu’il permet, pour l’action en nullité fondée sur des motifs absolus ou l’action en déchéance, à toute personne physique (un jeune entrepreneur sans statut encore déposé) ou morale (une société en bonne et due forme) de la mettre en œuvre. 

Cela signifie alors que vous n’aurez pas à prouver que vous êtes titulaire de droits antérieurs en établissant notamment l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits portant sur votre marque. L’intérêt à agir n’est donc pas requis et c’est un avantage pour votre entreprise car rassembler des preuves en amont peut se révéler fastidieux. 

Pour l’action en nullité fondée sur des motifs relatifs, une preuve doit toujours être apportée et seul le titulaire des droits antérieurs peut l’exercer ou l’autoriser. 

De la même façon, vous pourrez exercer cette action seul dans la plupart des cas, même s’il est recommandé de faire appel aux services d’un mandataire judiciaire habilité, d’un avocat ou d’un conseil en propriété industrielle pour se constituer le meilleur dossier. 

Le nouveau cadre légal a également renforcé les pouvoirs de contrôle de l’INPI. Cet organisme est désormais compétent pour statuer sur l’action en déchéance ou en nullité, à titre principal, portant sur une marque française enregistrée ou une marque internationale en vigueur en France. 

Le tribunal judiciaire reste tout de même compétent dans certains cas spécifiques, tels qu’une demande connexe (liée à une autre action à titre principal), une demande à titre reconventionnel ou pour obtenir l’exécution de mesures probatoires, provisoires ou conservatoires en vue de protéger vos droits avant de recevoir la décision. 

La question des délais de prescription est également très importante et ne doit pas être négligée. A défaut, vous risquez de ne plus pouvoir faire valoir vos droits. En principe, il n’y a aucun délai légal. 

Mais des exceptions existent. L’action en nullité fondée sur un motif relatif n’est pas possible si vous tolérez pendant 5 années consécutives l’usage de bonne foi d’une marque postérieure. Par ailleurs, l’action en déchéance ne sera pas recevable si la marque postérieure contestée est enregistrée depuis moins de 5 ans.

Enfin, pour maîtriser vos coûts, veillez bien à calculer les frais à engager en fonction des motifs que vous souhaitez invoquer. Sachez que des frais supplémentaires devront être ajoutés pour chaque droit supplémentaire invoqué. 

Ces coûts restent toutefois bien inférieurs à ceux engagés auprès du tribunal judiciaire et  peuvent être imputés à l’autre société en cas de victoire. 

3. Quelles sont les étapes clés de l’action en nullité et déchéance ?

Depuis avril 2020, toutes les demandes en nullité ou en déchéance, ainsi que la procédure d’opposition, s’effectuent exclusivement en ligne sur l’espace e-procédures de l’INPI (documents, justificatifs et exposés de moyens et paiement). La procédure administrative se déroule en deux phases : une phase d’instruction et une phase de rendu de décision.

La première phase est celle de la recherche du titulaire de la marque contestée ou de son mandataire. Le titulaire ou son mandataire ont 1 mois pour faire valoir leurs droits et prendre part à la procédure. Pendant cette phase, l’INPI analyse également la recevabilité de la demande. Par la suite, le titulaire ou son mandataire ont 2 mois pour répondre à la notification, qui regroupe l’ensemble des échanges relatifs à la recevabilité.

La procédure repose sur un débat contradictoire. Les parties transmettent leurs arguments, leurs pièces et échangent par écrit. Cet échange cesse lorsque l’une des parties arrête tout simplement de répondre (sauf dans le cas d’une demande en déchéance fondée sur le défaut d’exploitation). Il est important de veiller à ce que les éléments transmis à l’INPI ne soient pas « manifestement dénués de pertinence », à défaut votre demande ne sera pas validée. Ces pièces sont ensuite transmises à chaque partie et peuvent être présentées soit par écrit, soit à l’oral sur demande et convocation préalable auprès de l’INPI.

Pour contourner ces délais suspensifs, les nouvelles procédures sont avantageuses et vous permettront de renoncer à invoquer un ou plusieurs droits antérieurs concernés ou limiter votre demande à certains produits et services afin que votre action ne reste pas bloquée. Un avocat sera en mesure de vous présenter la meilleure stratégie à suivre. 

4. Quels sont les effets de la déchéance ou de la nullité d’une marque ?

La décision de l’INPI a le même effet que celle du tribunal judiciaire, à savoir celui d’un jugement ayant une force exécutoire (L.716-1 al.3). 

Là encore, il faut distinguer les effets de l’action en nullité, dont le jugement s’applique rétroactivement au jour du dépôt de la marque, et les effets de l’action en déchéance, dont le jugement s’applique au jour de la demande ou à compter de la date de survenance du motif invoqué.

La décision est, par la suite, inscrite au Registre national des marques et est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il est possible d’interjeter appel de cette décision devant l’une des 10 Cour d’Appel compétente en matière de marques. Ce recours à un effet dévolutif, c’est-à-dire qu’il suspend les effets de la décision de l’INPI. Concrètement, cela signifie que la marque contestée pourra perdurer jusqu’à l’arrêt de deuxième instance.

Contrairement à la procédure d’opposition, les recours relatifs aux demandes en nullité ou déchéance devant la Cour d’Appel compétente sont en reformation et non en annulation, c’est-à-dire que l’affaire sera à nouveau jugée au fond. Il sera donc possible de fournir de nouveaux arguments et de nouvelles pièces.

5. Pourquoi se faire accompagner par un avocat ?

L’action en nullité ou en déchéance a ouvert de nouvelles possibilités aux titulaires de marques. Toutefois, il faut notamment faire attention à ne pas tomber sous le coup de l’autorité de la chose jugée en constituant un dossier sanctionné d’irrecevabilité.

En effet, ce principe rappelé par l’article R. 716-13 dispose que « La demande en nullité ou déchéance d'une marque est irrecevable lorsqu'une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l'Institut national de la propriété industrielle ou par une juridiction et que cette décision n'est plus susceptible de recours. (…) »

Une procédure mal négociée peut avoir de graves conséquences sur votre business, son image de marque, sa notoriété. 

Pour préserver au mieux vos intérêts, respecter les délais de procédure et constituer le meilleur dossier possible, il est donc recommandé de se faire aider d’un avocat spécialisé en propriété industrielle.

Pour préserver au mieux vos intérêts, respecter les délais de procédure et constituer le meilleur dossier possible, il est donc recommandé de se faire aider d’un avocat spécialisé en propriété industrielle.