Le contrat de transfert de technologie

Le contrat de transfert de technologie est un atout majeur pour les entreprises de toute taille qui investissent en recherche de développement et créent de nouvelles technologies et savoir-faire.

Les contrats de transfert de technologie peuvent ainsi permettre à ces entreprises de conquérir de nouveaux marchés ou de gagner en compétitivité. 

Qu’est-ce qu’un transfert de technologie ?

Pour une entreprise, la technologie représente l'ensemble des outils, des techniques et des savoir-faire qu’elle développe pour fabriquer et mettre en vente un produit ou un service déterminé. La technologie peut aussi désigner les techniques de production, de gestion, de vente ou de conception.

Le transfert de technologie correspond à l’opération par laquelle une entreprise transmet sa technologie, son savoir-faire et ses outils à un partenaire commercial. Une entreprise peut notamment transférer sa technologie à un partenaire commercial étranger afin que celui-ci soit en mesure de produire et de vendre le produit concerné sur son territoire. 

Le transfert de technologie s’inscrit la plupart du temps dans une stratégie de croissance d’une entreprise. En effet, les entreprises qui ont investi en R&D pour développer de nouvelles innovations peuvent avoir intérêt à transférer leur technologie afin de conquérir de nouveaux marchés et exporter leurs innovations à l’étranger. 

Dans de nombreux cas, le transfert de la technologie est bien plus efficace pour accéder à de nouveaux marchés que l'exportation. En effet, l’exportation est parfois soumise à rude épreuve pour les entreprises, et surtout pour les PME, qui doivent faire face à des obstacles administratifs, logistiques, culturels ou monétaires, pouvant aboutir à des coûts démesurés pour l’entreprise. Or, le transfert de technologie permet d'enjamber ces difficultés en ayant recours à des entreprises locales, solidement implantées dans leur région géographique et qui connaissent leur marché. Ainsi, le produit est fabriqué localement par les entreprises licenciées qui reversent à l'entreprise une rémunération.

Ainsi, le transfert de technologie comporte de nombreux avantages pour l’entreprise parmi lesquels on compte : 

• La possibilité de s’implanter sur un marché étranger difficilement accessible sans nécessité de créer une succursale sur place ;
• Proposer des prix abordables sur les marchés étrangers ; 
• La possibilité de financer les investissements futurs grâce à la rémunération tirée du contrat de transfert ;
• Développer un réseau de partenaires dans différentes régions du monde permettant d’appuyer le développement technique du produit.

Quelles sont les étapes du transfert de technologie ?

En règle générale, on compte 6 étapes principales à la mise en place un transfert de technologie efficace.

Définir une stratégie

La première étape consiste à définir la stratégie existant derrière le transfert de technologie. L'entreprise doit s'interroger sur la faisabilité du projet en étudiant le marché visé, les parts de marchés disponibles, les concurrents locaux, etc. À ce titre, il convient également d’étudier les barrières à l’entrée du marché, notamment en termes financier, administratif ou culturel. Il convient d’étudier les coûts à envisager pour mettre en place un tel transfert et les revenus qu’il sera possible d’en tirer.

Déterminer les éléments à transférer

La deuxième étape consiste à envisager les contours de la mise en place du transfert. En d’autres termes, il convient d’évaluer clairement les éléments et les savoir-faire qui sont voués à être licenciés ou cédés, et ceux qui ne le sont pas. L'entreprise doit offrir des éléments suffisamment concrets pour que cela soit attractif pour le partenaire. Toutefois, il peut choisir de conserver certains aspects de sa technologie, à condition de permettre au partenaire de fabriquer le produit dans des conditions équivalentes aux siennes. Par exemple, il peut décider de livrer certains outils ou composants s’il ne souhaite pas transférer les secrets de leur conception. L'entreprise qui transfère sa technologie doit également mettre en place une stratégie efficace de protection de sa propriété intellectuelle et industrielle en protégeant les actifs immatériels de l’entreprise par le brevet, la marque, le dessin et modèle ou encore par le droit d’auteur.

Définir les éléments de rémunération

La troisième étape consiste à mettre en place une rémunération adéquate. En règle générale, la rémunération de l’offrant se divise en deux pôles : 

• Le paiement d’une somme forfaitaire à la conclusion du contrat permettant le déblocage du transfert de technologie, 
• Le paiement de redevances d’exploitation payées de manière régulière par le licencié et tout au long de son exploitation. 
  
  

Ces deux sommes doivent être élaborées de manière très précise en prenant en compte l’ensemble des éléments financiers entourant la réalisation du projet. 

La recherche d'un partenaire commercial 

La quatrième étape est celle de la recherche de partenaires sur le marché concerné. L'entreprise doit définir le profil idéal en fonction de ses besoins (les marchés sur lesquels il doit être positionné, les réseaux de distribution dont il doit disposer, ses équipements de production, les compétences qu’il doit maîtriser, etc). Ensuite, il convient de prendre contact avec les partenaires potentiels. À cette étape, il peut être intéressant de signer un accord de confidentialité. 

La rédaction du contrat de transfert de technologie

La cinquième étape correspond à la rédaction du contrat de transfert de technologie et à la négociation des différentes clauses du contrat. Une fois que le partenaire commercial a été identifié et que les éléments caractéristiques principaux du contrat ont été négociés, il convient d’élaborer le contrat qui peut se matérialiser par une licence de savoir-faire, une licence de brevet ou encore une combinaison de droits de propriété intellectuelle et de savoir-faire.

L'exécution du contrat

Pour finir, la sixième étape est celle de la concrétisation du projet et l’application des termes du contrat. Les technologies doivent être effectivement transférées et la rémunération versée. Par ailleurs, l'entreprise qui a transféré sa technologie doit accompagner son partenaire commercial pour assurer son développement et le bon déroulé du projet. 

Quels sont les différents types de contrats utilisés pour réaliser un transfert de technologie ?

Plusieurs types de contrats peuvent être utilisés pour encadrer le transfert de technologie. 

Le contrat le plus adapté à ce type d’opération commerciale est le contrat de licence. En effet, celle-ci a l’avantage de permettre à l’entreprise créatrice de la technologie de conserver la titularité les droits de propriété intellectuelle (à l’inverse du contrat de cession) tout en permettant son exploitation par son partenaire. Par ailleurs, en plus de la somme forfaitaire versée à la conclusion du contrat, la licence permet de percevoir tout au long de l’exploitation de la technologie, des redevances qui peuvent être indexées sur le montant des ventes ou sur le chiffre d'affaires perçu. 

La licence peut ensuite porter soit uniquement sur des droits de propriété intellectuelle tels qu’un brevet, soit uniquement sur un savoir-faire technique (qui ne fait pas l’objet d’une protection par le brevet), soit sur une combinaison des deux éléments. 

Quels sont les éléments à anticiper en vue du transfert ?

Avant de procéder à la conclusion du contrat, il est très important d’anticiper certains points qui vont faire l'objet d'une négociation. 

Par exemple, les parties peuvent décider d'opter pour une licence exclusive. La licence exclusive permet au partenaire commercial présent sur le territoire d’un pays ou d’une région donné d’être le seul à bénéficier du transfert de technologie. Si le licencié a tout intérêt à se voir octroyer une licence exclusive pour jouir d’un certain monopole sur son territoire, il faut s'assurer de sa fiabilité et de sa capacité à approvisionner l’ensemble du territoire (en termes de moyens de production et de réseau de distribution notamment). Il est donc conseillé de mettre en place des garanties permettant de sortir de cette exclusivité en cas de besoin. 

Concernant la rémunération, il faut définir avec attention l'assiette des redevances et adapter la rémunération en fonction du caractère exclusif ou non de la licence.

Enfin, il convient de s’interroger sur différentes clauses entourant la réalisation du contrat telles que la durée du contrat et les limites géographiques du territoire au sein duquel la licence est octroyée. Il faut également déterminer si le contrat pourra être renouvelé, prévoir la possibilité pour le licencié de conclure des sous-licences, définir la loi applicable et le tribunal compétent en cas de litige. 

L’importance d’être accompagné par un avocat spécialisé

Le contrat de transfert de technologie est un atout majeur pour les entreprises innovantes qui peut accélérer leur développement. 

Si vous envisagez de mettre en place des transferts de technologie, nous vous recommandons de vous faire accompagner par un avocat expérimenté à chacune des étapes de votre projet. Un avocat pourra s'assurer que vos droits de propriété intellectuelle sont protégés. Il vous conseillera sur le mode de rémunération à privilégier.