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    Dépôt de marque international : comment élargir sa protection ?

    Gestion d'entreprise
    Captain Contrat
    LE
    4min Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, anticiper le dépôt de votre marque à l’international constitue un enjeu stratégique en vous permettant de bénéficier des effets de levier dès la reprise de l’économie. En parvenant à identifier les marchés à l’international qui connaîtront le plus fort regain d’activité, vous aurez ainsi tout mis en place en amont pour devancer vos concurrents.
    Le dépôt de votre marque vous permet notamment de bénéficier d’une protection et d’un monopole pendant 10 ans (renouvelables), de conclure des contrats rémunérateurs pour l’exploitation de votre marque et de vous distinguer de vos concurrents sur un même marché de produits et services. Lors de son dépôt, vous devez délimiter les classes de produits et services, le type de catégorie (marque verbale, marque sonore, logo, etc) et les territoires concernés. 

    En fonction des territoires sur lesquels vous souhaitez exploiter votre marque, plusieurs points essentiels sont à prendre en compte pour éviter des coûts et procédures multiples mais aussi la radiation de vos droits. 

    Alors qu’en France, le dépôt de votre marque s’effectue en ligne auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), qu’en est-il à l’international ? 

    Maître Yoram Kouhana, avocat spécialisé en  droit de la propriété intellectuelle vous explique toutes les étapes pour déposer votre marque à l’international et ce qu’il faut prendre en compte avant de se lancer. 

    Yoram Kouhana L'auteur - Me Yoram Kouhana assiste ses clients dans la création, protection, valorisation et défense de leurs actifs immatériels (data, marques, brevets, logiciels, sites Internet etc.).
    Mes points forts sont : (i) une forte pratique internationale pour sécuriser l'ouverture d'un nouveau pays (recherches d'antériorités, dépôts, rachats d'actifs, rédaction et négociation de contrats etc.), et (ii) une appétence pour les contentieux internationaux ou stratégiques.

    Sommaire: 

    1. Comment déposer sa marque à l'international dans le cadre du droit de priorité ? 
    2. En dehors du droit de priorité, est-il possible de déposer une marque à l’international ? 
    3. Quelles sont les conséquences du dépôt d’une marque dans plusieurs pays ?
    4. Pourquoi se faire accompagner par un avocat dans ces démarches ? 

     

    Besoin d'accompagnement pour déposer votre marque à l'international ? Contactez Me Yoram Kouhana

    1/ Comment déposer sa marque à l’international dans le cadre du droit de priorité ? 

    Le droit de priorité, de quoi s’agit-il ?

    Le droit de priorité est ouvert à toute personne déposant une marque au sein d’un pays membre de l’Union de Paris ou de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cette personne dispose alors d’un droit de priorité qui lui confère pendant une durée de 6 mois la possibilité d’étendre la protection de sa marque dans un pays étranger. Ce second dépôt à l’étranger prend effet rétroactivement à la date du dépôt initial de la marque. Ce droit de priorité vous permet d’étendre les territoires visés par l’exploitation de votre marque française à l’international. 

    Car rappelons-le, une marque déposée en France vous confère un monopole d’exploitation sur ce territoire et non au-delà. Une telle marque ne sera donc pas protégée si vous décidez d’exploiter vos produits et services en Allemagne ou bien en Chine. Il vous faudra réaliser un dépôt dans chaque pays, raison pour laquelle le droit de priorité peut s’avérer très avantageux. 

    Vous pouvez vous servir du droit de priorité dans plusieurs situations. Par exemple, si vous avez déposé votre marque en France mais que vous vous êtes rendus compte qu’il aurait été préférable d’opter pour une autre stratégie, à savoir déposer une marque de l’Union Européenne ou bien internationale dès le départ, le droit de priorité vous permettra d’y remédier. Aussi, si après une première expérience en France et une phase de test à l’international réussies, vous décidez de déployer votre activité à l’étranger, le droit de priorité simplifiera vos démarches. 

    L’avantage principal du droit de priorité réside donc dans le caractère rétroactif qu’il confère au déposant. Ainsi, si la seconde marque est déposée dans un pays étranger 5 mois après le dépôt initial en France auprès de l’INPI, cette seconde marque bénéficiera de la même date de dépôt que la première marque, ainsi que des droits qui en découlent. 

    De fait, si un tiers a déposé une marque similaire ou identique dans un pays étranger votre droit de priorité vous permettra de demander la nullité de la marque de votre concurrent. 

    En droit des marques, c’est la règle du “premier arrivé, premier servi” qui s’applique. Le droit de priorité représente donc un réel atout pour étendre rapidement le dépôt de votre marque dans des pays stratégiques clés. 

    Attention toutefois à prendre en compte certains éléments. Tout d’abord, l’effet rétroactif du nouveau dépôt. Cela signifie que vos droits démarreront au jour de la date du dépôt initial en France et non au moment où vous avez effectué l’extension territoriale dans le cadre du droit de priorité. La durée de votre monopole pourra ainsi varier de quelques mois. 

    En outre, les règles en matière de dépôt de marque, notamment les usages et les politiques d’enregistrement, peuvent varier d’un pays à l’autre (même au sein de l’Union Européenne). Par conséquent, le dépôt de votre marque pourra être accepté dans un pays mais refusé dans un autre. 

    Enfin, veillez bien à ce que votre nouveau dépôt soit identique en tous points à celui d’origine (mêmes classes de produits et services, même catégorie de marque) et à conserver une preuve du dépôt d’origine, sous peine d’irrecevabilité de votre demande.

    Comment et pourquoi étendre votre marque dans le cadre du droit de priorité ?

    Si vous souhaitez étendre la protection de votre marque à un ou plusieurs pays membres de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), vous pouvez le faire dans le cadre du droit de priorité. Votre demande est effectuée en ligne devant  l’INPI, qui se charge ensuite de l’adresser directement à l’OMPI. 
    Le droit de priorité a également des effets renforcés auprès de l’OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) car il permet de centraliser le dépôt de votre marque sur plusieurs territoires d’Afrique francophone subsaharienne par le biais d’une seule demande. 

    Le droit de priorité vous confère donc de nombreux avantages. Le premier étant que les dépôts effectués en France puis à l’international sont indépendants après 5 ans à compter du droit de priorité. Cela signifie que, passé ce délai, si votre marque n’est plus valide sur un territoire, elle pourra toujours être protégée ailleurs. 

    Aussi, le droit de priorité ne fait pas partie des antériorités qu’un tiers doit effectuer avant son dépôt, c'est-à-dire, qu’un déposant n’a pas l’obligation de rechercher s’il existe une marque similaire ou identique déposée dans un autre pays avant de pouvoir déposer sa marque. Malgré cela, le droit de priorité vous permet d’en obtenir la nullité, ce qui est un avantage considérable et stratégique pour écarter vos concurrents. 

    En revanche, vous ne pourrez pas vous opposer à l’usage d’une marque similaire ou identique en dehors de votre périmètre de monopole, notamment pour d’autres classes de produits ou services ou pour une autre catégorie que celle de votre marque.

    Enfin, le droit de priorité simplifie vos démarches et vous offre un avantage financier. Il vous permet, par exemple, de déposer votre marque rapidement dans un pays clé pour votre activité puis de l’étendre en fonction de votre stratégie d’implantation, parfois après avoir testé l’usage de votre marque dans un pays avant de l’y déposer. Il s’agit d’une procédure centralisée : la demande est rédigée uniquement en français devant un seul office (l’INPI) et nécessite le paiement d’une redevance globale pour l’ensemble des pays concernés par le dépôt. Le droit de priorité fonctionne dans 177 pays, même à défaut de dépôt d’une marque internationale. 

    2/ En dehors du droit de priorité, est-il possible de déposer une marque à l’international ? 

    Si vous n’avez pas encore déposé votre marque en France, vous ne bénéficierez pas du droit de priorité. Rien de grave. Cela ne signifie pas que vous ne pourrez pas procéder au dépôt d’une marque internationale ou autre.

    Par exemple, il est possible de déposer une marque de l’Union Européenne en ligne directement sur le site de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO), sans besoin de passer devant les tribunaux. Une fois déposée dans l’Union Européenne, votre marque s’appliquera dans les 27 Etats Membres.

    Il est également possible de déposer une marque dans chaque pays où vous souhaitez l’exploiter. II s’agit alors d’une marque nationale. Dans ce cas, n’hésitez pas à confier vos démarches à un mandataire pour procéder à ce(s) dépôt(s), comme par exemple un avocat, un conseil en propriété intellectuelle habilité. En tant qu’expert, ce dernier saura prendre en compte notamment les procédures, délais, et réglementations spécifiques à chaque pays. 

    Enfin, vous pouvez également déposer une demande de marque internationale en ligne sur le site de l’INPI qui la transmettra directement à l’OMPI. 

    La marque internationale peut s’avérer plus avantageuse que le dépôt de plusieurs marques au niveau national. Tout d’abord, la procédure de dépôt de marque internationale coûtera moins cher que d’effectuer plusieurs dépôts de marques au niveau national. En outre, la gestion de votre marque sera simplifiée car centralisée. 

    Mais la marque internationale présente aussi quelques inconvénients. La lourdeur de la marque internationale peut entraîner des difficultés et des délais supplémentaires, notamment si vous souhaitez obtenir rapidement des certificats de dépôts de marques ou si vous faites face à une procédure contentieuse visant à défendre votre marque. 

    Par ailleurs, à tout moment, vous pouvez modifier la liste des pays désignés dans la demande internationale d’origine et étendre vos droits à d’autres pays du système de Madrid, c’est-à-dire à un ensemble de pays qui ont signé un accord pour mettre en place la procédure centralisée de la marque internationale. Grâce à cela, vous pouvez désigner des pays qui ont rejoint le système de Madrid après votre demande ou protéger votre marque sur de nouveaux marchés sans dépôt supplémentaire. 

    depot marque international

    3/ Quelles sont les conséquences du dépôt d’une marque internationale ?

    La marque internationale déposée dans le cadre du droit de priorité est liée pendant 5 ans à votre marque déposée en France. Cela signifie que, pendant ce délai, si votre marque française est annulée, la marque internationale cessera également de produire ses effets.

    Dans cette hypothèse, vous pourrez tout de même la transformer en marque nationale dans un délai de 3 mois à compter de la radiation de la marque française. Cela nécessitera toutefois de la déposer dans chaque pays mais vous serez protégé rétroactivement à compter de la date de dépôt de la marque internationale ou à compter de la date du droit de priorité. 

    Afin de ne pas risquer de vous trouver dans cette situation, veillez à bien respecter les différentes étapes de procédure lors du dépôt de la marque internationale et à ne pas vous retrouver en violation d’une obligation à votre charge par la suite (absence de renouvellement de votre marque, défaut d’exploitation, annulation dans le cadre d’une procédure d’opposition). 

    Pour ce faire, la meilleure solution reste d’effectuer une veille régulière de vos droits, des exploitations de marques similaires ou identiques par des concurrents ou encore des échéances à prendre en compte. 

    De la même façon, en cas de changement de titulaire ou autres modifications impactant votre marque (nom, adresse, liste des produits et services, concession d’une licence d’exploitation, etc), n’oubliez pas de l’ajouter à votre registre sur le site de l’INPI afin qu’elles soient répercutées sur chaque territoire. En cas d’oubli, les modifications n’auront pas d’effet à l’international. 

    Enfin, même si l’OMPI adresse un avis de renouvellement de la marque internationale 6 mois avant l’échéance de votre monopole et l’INPI pour la marque française, l’anticipation est préférable au vu des enjeux.

    4/ Pourquoi se faire accompagner par un avocat dans ces démarches ? 

    Le dépôt d’une marque ne doit pas être négligé. La procédure peut s’avérer complexe dès la procédure de recherche d’antériorité ou encore dans le cadre du choix des classes de produits et services à protéger et de dans leur rédaction. 

    L’enjeu réside dans l’étude de risque préalable au dépôt d’une marque à l’international. Certains pays comme la Chine ou les États-Unis imposent des règles de recherche d'antériorité ou de validité de la marque très strictes. 

    En fonction des résultats, il n’est pas toujours aisé de faire un choix stratégique entre le dépôt d’une marque internationale ou le dépôt d’une marque nationale. De même, le choix du logo, le choix des produits et services à protéger ainsi que la rédaction des libellés peuvent s’avérer complexes : certains libellés descriptifs de produits ou d'activités peuvent être acceptés dans un pays mais refusés dans un pays voisin. 

    En outre, la vie d’une marque ne s’arrête pas une fois déposée. Encore fait-il la renouveler, l’exploiter, effectuer une surveillance accrue de la concurrence…
    La gestion et le suivi administratif de votre marque ou plutôt de vos marques  peut s’avérer chronophage et lourd administrativement. Par exemple, certaines formalités devront être accomplies chaque année pour que la marque continue d’être protégée et une veille régulière des dépôts de marque similaires ou identiques par des tiers permet d’agir rapidement pour faire valoir vos droits (contrefaçon, opposition…).
    Ainsi, confier la gestion du suivi de votre portefeuille à un avocat spécialisé vous permettra de bénéficier de conseils stratégiques pour déployer votre marque à l’international, à moindre coût et dans les meilleurs délais. Vous serez également certain de respecter les échéances et pourrez évaluer sereinement l’évolution de votre marque dans le temps.
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